Tiiv. 4.10.2005/Petri
Kantaja Celesta MBusiness Oy oli (1997) hakenut Patentti- ja rekisterihallitukselta rekisteröintiä merkilleen CELESTA luokkaan 9 kuuluville tavaroille ”tietokoneohjelmat”. PRH oli pitänyt kantajan merkin rekisteröintiesteenä vastaajalle samaan luokkaan (1995) rekisteröityä tavaramerkkiä CELESTICA.
Celesta MBusiness Oy oli käräjäoikeudessa vaatinut Celestica Internationalin CELESTICA-kuviomerkin julistamista menetetyksi sillä perusteella, että vastaajan tavaramerkkiä ei ollut käytetty viimeisten viiden vuoden aikana tavaramerkkilain 26 § 2 momentin vaatimalla tavalla. Toissijaisesti kantaja oli vaatinut vastaajan rekisteröintiä menetetyksi tietokonelaitteiden osalta.
Vastaaja Celestica International Inc. oli vaatinut kanteen hylkäämistä ensinnäkin sillä perusteella, että se oli myynyt valmistamiaan tuotteita Nokia Oyj:lle sopimusvalmistuksena käyttäen siinä tavaramerkkiään. Toiseksi se oli säännöllisesti mainostanut tuotteitaan potentiaalisen suomalaisen asiakaskunnan keskuuteen leviävässä julkaisussa ja Internetissä. Näin ollen tavaramerkkiä CELESTICA oli käytetty viimeisten viiden vuoden aikana sellaisella tavalla ja siinä laajuudessa, että tavaramerkkilaissa tavaramerkin käytöltä edellytettävät vaatimukset täyttyivät.
Kantaja Mbusiness Oy oli lausunut, että sopimusvalmistus oli palvelu, joka kuului eri tavaramerkkiluokkaan. Lisäksi vastaajan esittämän julkaisun levikkiä ei voitu pitää merkittävänä, ja ilmoittelun olisi tullut nimenomaisesti yksilöityä kaikkiin rekisteröinnin kattamiin tavaroihin. Internetiä ei myöskään voitu sellaisenaan hyväksyä tavaramerkin käytön osoittajana.
Käräjäoikeus oli hylännyt Celesta MBusiness Oy:n kanteen. Perusteluina KäO oli esittänyt, että vastaaja oli käyttänyt tavaramerkkiään tosiasiallisesti ja liiketoimintansa edellyttämässä laajuudessa elinkeinotoiminnassaan Suomessa markkinoidessaan tuotteitaan (myös tietokoneen osia) Nokialle sekä alan julkaisussa, minkä vuoksi kanne oli hylättävä. Käräjäoikeus ei kuitenkaan hyväksynyt tavaramerkin esiintymistä Internet-sivulla tavaramerkkilaissa tarkoitettuna tavaramerkin käyttämisenä Suomessa ainakaan silloin, kun kysymyksessä eivät ole olleet suomalaiset Internet-kotisivut.
Celesta MBusiness Oy valitti hovioikeuteen vaatien edelleen CELESTICA-tavaramerkin rekisteröinnin julistamista menetetyksi tai toissijaisesti (käräjäoikeudessa vaatimastaan poiketen), että rekisteröinti julistetaan menetetyksi muiden rekisteröinnin kattamien tavaroiden kuin piirikorttien osalta.Vastaaja esitti käräjäoikeudessa esittämänsä lisäksi, että vähäinenkin tavaramerkin käyttö riitti torjumaan tavaramerkin kumoamisvaatimuksen, koska käyttö oli ollut tosiasiallista ja aitoa. Tavaramerkkiä oli käytetty erityisesti markkinoitaessa tuotteita Nokialle. Lisäksi tavaramerkin käyttö Internet-sivustolla oli tavaramerkkilain edellyttämää käyttöä, koska sivusto oli laajasti tavoittanut alan suomalaisia yrityksiä. Tavaramerkin osittaisellekaan kumoamiselle ei näin ollen ollut perusteita, koska tavaramerkkiä oli käytetty myös tietokoneen osien markkinoinnissa ja myynnissä.
Hovioikeus yhtyi käräjäoikeuden tuomion perusteluihin. Lisäksi HO hyväksyi myös tavaramerkin käytön Internetissä näytöksi tosiasiallisesta käytöstä. Viitaten WIPOn suositukseen HO perusteli kantaansa mm. sillä, että tavaramerkin käytöllä Internetissä oli ollut kaupallista vaikutusta Suomessa: Celestica Internationalin kotisivuilla oli vierailtu myös suomalaisilta verkkosivuilta, ja yhtiöllä oli ollut liikesuhde Nokiaan. Myös näitä seikkoja voitiin hovioikeuden mukaan käyttää apuna arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin käyttö Internetissä ollut tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin kannalta riittävää käyttöä.
Näillä perusteilla hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion.