(Tiivistelmä 19.7.2007 / Aino)
Saksalaiselle rakennus- ja autoteollisuuden yhtiölle Berner GmbH:lle oli Suomessa rekisteröity (1996) kansainvälinen tavaramerkki BERNER (kuvio). Suomalainen monialayritys Berner Osakeyhtiö oli vaatinut KäO:ssa rekisteröinnin mitättömäksi julistamista, sillä merkki oli sekoitettavissa kantajan toiminimeen, vakiintuneeseen tavaramerkkiin ja toissijaiseen tunnukseen Berner, sekä rekisteröityihin (1999) tavaramerkkeihin BERNER (kuvio) ja BERNER VAIN PARASTA.
Kantaja oli esittänyt toiminimensä ja sen dominantin Berner tulleen Suomessa erittäin tunnetuiksi yli sadan vuoden ajan jatkuneen käytön ansiosta. Vakiintuminen oli tapahtunut erityisesti teknokemian tuotteiden, kemikaalien, autojen ja autonhoitotuotteiden, koneiden, trukkien ja kulkuvälineiden sekä näihin liittyvien aineiden ja tarvikkeiden kohdalla. Vastaajan rekisteröity tavaramerkki oli täysin identtinen kantajan merkin kanssa ja käsitti tavaroita, jotka olivat samankaltaisia kantajan toimialan kattamien palveluiden kanssa. Kantajalla oli merkkiin aikaisempi oikeusperuste Suomessa kuin vastaajalla.
Vastaaja kiisti vaatimukset. Kuviomerkit eivät olleet täysin samanlaisia, eikä kummallakaan ollut yksinoikeutta sanaan Berner, vaan suojaa saivat ainoastaan sanan ja kuvion yhdistelmät. Vastaajan ainutlaatuisen markkinointi- ja myyntikonseptin ansiosta oli mahdotonta, että kohderyhmä erehtyisi tuotteiden alkuperästä. Vastaajan tavaramerkki perustui Saksassa rekisteröityyn toiminimeen, joka tuli perustaja Albert Bernerin sukunimestä. Tavaramerkit eivät olleet kokonaisuutena arvostellen sekoitettavissa, sillä ne oli rekisteröity täysin eri tavaraluokkiin. Vastaajan tavaramerkin rekisteröinnille oli olemassa hyväksyttävä syy, sillä kysymys oli sen toiminimen tunnusosasta, eikä merkin käyttö merkinnyt aikaisemman tavaramerkin maineen ja arvon epäoikeudenmukaista käyttämistä. Merkin kumoamisesta aiheutuisi kohtuutonta haittaa, ja suojan antaminen kantajan tavaramerkeille tässä tapauksessa merkitsisi EY:n perustamissopimuksen vastaista jäsenvaltioiden välisen tuonnin rajoittamista.
KäO oli katsonut näytetyksi, että termi BERNER oli tullut tunnetuksi Suomessa nimenomaan kantajan tunnuksena, ja oli ollut tätä jo vastaajan tavaramerkkihakemuksen ajankohtana 1995-1996. Tutkimukset osoittivat kantajan tavaramerkin tunnettuuden olevan selvästi yli 50 %, joten merkki oli laajasti tunnettu, ja sen suojaan voitiin vedota myös silloin, kun tavarat eivät ole samankaltaisia. Tunnettuuden myötä merkki oli saavuttanut erottamiskyvyn. Tunnus esiintyi kaikissa kantajan tuotteissa, vaikka markkinoinnissa käytettiin myös muita tavaramerkkejä.
KäO:n mukaan vastaaja ei ollut esittänyt hyväksyttävää syytä käyttää valittua tavaramerkkiä Suomessa. Merkin perustuminen toiminimeen ja perustajan sukunimeen ei ollut olosuhteet huomioon ottaen riittävä syy, vaan vastaaja olisi voinut tulla markkinoille toisellakin tavaramerkillä. Näin ollen laajan suojan antaminen ei ollut EY:n perustamissopimuksen vastaista. Vastaajan ei ollut väitettykään käyttäneen kantajan tunnuksen mainetta epäoikeudenmukaisesti hyväksi, mutta merkin käyttö heikentäisi selvästi kantajan tunnuksen erottamiskykyä, mistä syntyisi ongelmia sekä asianosaisille että kuluttajille. Haitan aiheutumiseksi voi riittää pelkästään se, että kohdetyhmä saattaa yhdistää merkit toisiinsa. KäO oli katsonut, että vastaajan tavaramerkkirekisteröinti oli tehty lainvastaisesti, koska se oli sekoitettavissa kantajan laajasti tunnettuun tunnukseen, ja julistanut rekisteröinnin mitättömäksi.
Vastaaja valitti HO:een vaatien KäO:n tuomion kumoamista. Pääasiallisen perusteena oli, ettei kantajan tavaramerkin vakiintumisesta aikaprioriteetin kannalta relevanttina ajankohtana vuonna 1996 ei ollut esitetty näyttöä. Lisäksi vastaajalla oli ollut hyväksyttävä syy käyttää tunnusta liiketoiminnassaan, sillä erillisen merkin käytöstä olisi aiheutunut kohtuutonta haittaa. Asiassa tuli pyytää ennakkoratkaisu yhteisöjen tuomioistuimelta mm. hyväksyttävän syyn edellytysten täsmentämiseksi.
Hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut aihetta esittää kysymyksiä yhteisöjen tuomioistuimelle. HO pysytti käräjäoikeuden tuomion.