(Tiivistelmä 25.6.2007 / Aino)
Kantajana oleva Northern Technologies International Corporation (NTIC), jota Suomessa edustaa Zerust Oy, valmistaa ja markkinoi korroosionestoteknologiaa ja -tuotteita. Sille oli rekisteröity (2001) yhteisön tavaramerkiksi keltainen väri luokkiin 2, 16 ja 17. Vastaajia oli KäO:n turvaamistoimiasiassa antamassa päätöksessä (2003) kielletty sakon uhalla loukkaamasta tavaramerkkiä. Vastaajat olivat esittäneet SMHVlle vaatimuksen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta. KäO oli vastaajien pyynnöstä jättänyt asian lepäämään siltä osin, kun loukkaamiskanne perustui yhteisön tavaramerkkiin (2004).
Muilta osin asiaa oli käsitelty KäO:ssa v. 2005, jolloin NTIC oli väittänyt, että sen valmistamien ja myymien korroosionestotuotteiden (VCI-kalvot) yhteydessä käytetty keltainen väri nautti Suomessa suojaa vakiintuneena tavaramerkkinä, ja että vastaajat olivat loukanneet sen tavaramerkkioikeutta valmistamalla ja myymällä VCI-kalvoja, joiden väri oli sekoitettavissa tavaramerkkiin. Merkin vakiintumista perusteltiin mm. sillä, että asiakkaat yhdistivät keltaiset kalvot kantajaan.
KäO oli ensinnäkin katsonut, että kantaja oli n. 70-80 %:n osuudella markkinajohtaja, ja se oli markkinoinut eniten keltaisia VCI-kalvoja, joten oli ymmärrettävää, että asiakkaat yhdistävät keltaisen värin yhtiöön. Pakkausalalla kuitenkin käytettiin yleisesti erivärisiä VCI-kalvoja osoittamaan kalvon antikorroosio-ominaisuutta ja käyttökohdetta sekä erottamaan erilaisia tuotetyyppejä. Tuote voitiin myös toimittaa asiakkaan toivoman värisenä.
Toiseksi KäO oli tarkastellut keltaisen värin erottamiskykyä. Kuluttajat eivät ole tottuneet tekemään johtopäätöksiä tavaran alkuperästä ainoastaan pakkauksen tai tuotteen värin perusteella, sillä yleensä väriä ei käytetä tähän tarkoitukseen. Yksinoikeus väriin voidaan kuitenkin myöntää, mikäli tietty väri on tullut tunnetuksi kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien keskuudessa (esim. Fazerin sininen ja Fiskarsin oranssi). KäO oli kuitenkin katsonut, ettei kantajan käyttämä keltainen väri ollut erottamiskykyinen ottaen huomioon, ettei sitä yhtenä päävärinä ollut pidettävä omintakeisena, eikä sitä ollut tarkoin määritelty, vaan sen sävy oli vaihdellut. Keltaista väriä ei yhdistetty tavaran alkuperään eikä pidetty tavaramerkkinä, vaan pikemminkin se miellettiin osaksi tuotetta: sen ominaisväriksi sekä osoittamaan kalvoon pakatun tuotteen laatua ja kalvon antikorroosio-ominaisuutta.
Kolmanneksi KäO oli arvioinut sitä, oliko sinänsä erottamiskyvytön merkki saavuttanut vakiinnuttamisen johdosta erottamiskyvyn. Merkityksellistä oli, että alalla oli yleisesti – myös kantajan taholta – käytetty keltaista väriä osoittamaan tuotteen laatua ja käyttötarkoitusta. Kantajan VCI-kalvojen yhteydessä käyttämä keltainen väri ei ollut vakiintunut osoittamaan tavaran alkuperää. KäO oli hylännyt kanteen.
Kantaja valitti HO:een ja toisti KäO:ssa esittämänsä vaatimukset. Lisäksi se vaati KäO:n osittaisen lepäämäänjättämispäätöksen (2004) poistamista ja asian palauttamista KäO:een tai ratkaisemista kaikilta osin HO:ssa.
HO katsoi, että tietty väri voi vakiinnuttamisella saavuttaa erottamiskyvyn, ja siihen voidaan saada yksinoikeus. Merkitystä ei ole tällöin sillä, onko kyseessä pääväri vai jokin sekoitettu väri. Zerust oli kuitenkin käyttänyt väriä lähinnä erottamaan tuotteita toisistaan eli ilmaisemaan tuotteen ominaisuuden eikä sen valmistajaa. Keltaisen värin käyttäminen VCI-kalvoissa ei ollut merkinnyt sellaista tavaramerkinomaista käyttöä, joka olisi voinut johtaa värin vakiintumiseen kantajan tuotteiden merkiksi. Kantajalla ei ollut vakiintumisen perusteella yksinoikeutta väriin.
HO pysytti käräjäoikeuden lepäämäänjättämispäätöksen ja välituomion.