(Tiivistelmä 27.6.2007 / Aino)
Kantajana oleva PIB Personnel Oy on henkilöstöasioihin keskittynyt konsulttiyritys, jolle on rekisteröity (1999) kaksi tavaramerkkiä luokkaan 35 (henkilöstöhallinnon palvelut). Ensimmäinen on yhdistelmämerkki, joka muodostuu vaakasuoria varjostusraitoja käyttäen kirjoitetusta sanasta ”PERSONNEL”. Rekisteröinti kattaa kaikki värit, mutta merkki esitetään usein puna-valkoisena. Toiseen merkkiin sisältyy PERSONNEL-sanan lisäksi pienemmällä fontilla kirjoitettu teksti ”PSYCHOLOGICAL AND MANAGEMENT CONSULTING GROUP”. Ensimmäiseen merkkiin liittyy erottamislausuma, jonka mukaan merkki ei tuota yksinoikeutta sanaan ”PERSONNEL” ja toiseen lausuma, jonka mukaan rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta tekstiin.
Vastaajalle on rekisteröity (2004) toiminimi Personel Henkilöstöpalvelut Oy sekä tavaramerkki ”Personel Henkilöstöpalvelut” luokkiin 35, 37 ja 41. Tavaramerkki on yhdistelmämerkki, joka muodostuu suorakaiteen muotoisessa laatikossa olevasta sanasta ”PERSONEL” sekä pienemmällä kirjoitetusta sanasta ”HENKILÖSTÖPALVELUT”, ja se esitetään usein puna-valkoisena. Vastaaja harjoittaa mm. henkilöstönvuokraustoimintaa.
KäO:ssa kantaja oli vaatinut vastaajan toiminimi- ja tavaramerkkirekisteröintien kumoamista sekä merkkien käytön kieltämistä sekoitettavuuden vuoksi. Kantaja oli väittänyt merkkiensä vakiintuneen niin vahvasti, että termi PERSONNEL oli asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä tullut yleisesti tunnetuksi sen tunnuksena. Vakiintumisen myötä erottamislausuma oli menettänyt merkityksenä.
Vastaaja oli kiistänyt sekoitettavuuden, sillä arvioinnissa ei tullut ottaa huomioon sanaa ”personnel”, joka oli kantajan tavaramerkin erottamiskyvytön osa. Vastaaja oli kiistänyt myös väitteet kantajan tavaramerkin vakiintumisesta ja erottamiskyvyn saavuttamisesta. Kantaja ei ollut edes väittänyt käyttäneensä tunnuksenaan sanaa ”personnel”, vaan yksinomaan rekisteröityä yhdistelmämerkkiä.
KäO oli katsonut, ettei PIB Personnelin tavaramerkin ydinosa PERSONNEL ollut saanut vakiinnuttamisen kautta erottamiskykyä siten, että kantajalla olisi ollut oikeus kieltää muita käyttämästä sen kanssa sekoitettavissa olevia tunnusmerkkejä, ja hylännyt kanteen.
PIB Personnel valitti HO:een ja toisti vaatimuksensa. HO katsoi ensinnäkin, että merkit olivat toimialaansa kuvailevia ja siten erottamiskyvyltään ja suojapiiriltään heikkoja. Rekisteröinnillä saatava yksinoikeus tavaramerkkiin ei käsitä sellaista osaa, jota ei sinänsä voida rekisteröidä. PIB Personnelin tavaramerkin suoja-alasta oli erottamislausumilla poistettu merkkien tekstiosat, ja suojaa saivat lähtökohtaisesti ainoastaan yhdistelmämerkit kokonaisuudessaan. Sellainenkin tunnusmerkki, joka ei ole rekisteröitävissä, voi vakiinnuttamisen perusteella saada suojaa. Esitetyn näytön perusteella PIB Personnelin merkki oli asianomaisissa elinkeinopiireissä tullut vain jossain määrin tunnetuksi (n. 30 % tunnettuus). Personelin liikevaihdon kasvusta ei voinut tehdä johtopäätöksiä merkin tunnettuudesta tai vakiintumisesta. Koska asiassa ei ollut näytetty, että kantajan merkit olisivat laajasti tunnettuja tai että sana PERSONNEL nauttisi erottamislausumasta huolimatta vakiinnuttamisen seurauksena itsenäistä suojaa, kantajan merkit saivat ainoastaan rekisteröintiin perustuvaa suojaa.
Sekaannusvaaran arvioinnin on perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ottaen erityisesti huomioon merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Koska kantajan kuvailevien merkkien erottamiskyky oli heikko, eikä PERSONNEL-sanalla ollut itsenäistä suojaa, ei merkityssisällön ja ääntämisen samankaltaisuus ollut ratkaiseva. Sekoitettavuus on kyseessä silloin, kun merkit antavat väärän kuvan tavaroiden kaupallisesta alkulähteestä. Ratkaisevaa ei ole se, onko merkit rekisteröity samoihin tavaraluokkiin. HO katsoi, että osapuolten merkit synnyttivät kohdeyleisössä keskenään erilaisen kokonaisvaikutelman, mm. siksi, että tekstiosat olivat graafisesti eri tavalla tyyliteltyjä, joten merkit eivät kokonaisuutena arvostellen olleet sekoitettavissa toisiinsa. HO pysytti KäO:n tuomion.