Tiivistelmä 7.7 / TT
Helsingin puhelinyhdistys (HPY) oli julkaissut ensimmäisenä Suomessa ammatti- ja tuotejulkaisua Keltaiset Sivut -tunnuksella (1963). Tunnuksen käyttö oli lisääntynyt ja laajentunut kattamaan lopulta koko Suomen. HPY:n ohella tunnusta oli käyttänyt muun muassa Posti- ja telelaitos sekä alueelliset puhelinyhtiöt. Tunnus ”Keltaiset Sivut, Gula Sidorna, De Gula Sidorna” oli rekisteröity HPY:lle (1989) tarkoituksena turvata tunnusta siihen mennessä käyttäneiden oikeudet. HPY:n hakemistoliiketoimintaan kuuluvat oikeudet ovat siirtyneet eri vaiheiden jälkeen Oy Eniro Ds Ab :lle (Eniro). Posti- ja telelaitoksen oikeudet puolestaan olivat siirtyneet Fonecta Oy:lle (Fonecta). Eniro ja Fonecta olivat neuvotelleet Keltaisten sivujen julkaisemisen jatkamisesta yhdessä, mutta neuvottelut olivat katkenneet, kun Fonecta oli ilmoittanut julkaisevansa yksin valtakunnallisen puhelinluettelosarjansa (2004). Eniro oli irtisanonut Fonectan käyttöoikeuden Keltaiset Sivut -tavaramerkkiin.
Fonecta oli nostanut kanteen vaatien käräjäoikeutta vahvistamaan, että Fonecta on tavaramerkin yhteisomistaja, mistä on tehtävä merkintä rekisteriin. Toissijainen vaatimus oli, että Fonectalle vahvistetaan vakiintumiseen perustuva tavaramerkkioikeus kaikkialla Suomessa. Merkki oli vakiintunut yrityksen käyttöön valtakunnallisesti jo ennen rekisteröintiä, 1970-luvulla. Muotovaatimuksien vuoksi merkkiä käyttäneet olivat rekisteröineet sen Eniron (HPY:n) nimiin. Enirolla ei ollut ollut oikeutta irtisanoa käyttöoikeutta. Fonectalla oli ollut tavaramerkkiin ajallisesti rajoittamaton ja ei-irtisanottavissa oleva käyttöoikeus.
Eniro oli kiistänyt Fonectan yhteisen ja yksinomaisen omistusoikeuden sekä rajoittamattoman käyttöoikeuden tavaramerkkiin millään alueella Suomessa. Fonectan käyttöoikeus oli perustunut käyttölupaan, joka oli ollut irtisanottavissa. Eniro oli ensimmäisenä vakiinnuttanut merkin, ja sen nimiin rekisteröinti oli tehty. Tavaramerkki olisi aikoinaan voitu rekisteröidä kaikkia omistajia edustaneen yhtiön nimiin. Viimeistään rekisteröinnin myötä Eniro oli saanut maanlaajuisen yksinoikeuden merkkiin. Eniro oli nostanut asiassa vastakanteen ja vaatinut sen vahvistamista, että Fonectalla ei ole oikeutta käyttää merkkiä.
KäO oli katsonut, että rekisteröintiä haettaessa tavaramerkki oli vakiintunut kullakin alueella Keltaisia sivuja julkaisseille. Vuodesta 1993 tavaramerkki on voitu rekisteröidä useamman yhteisomistajan nimiin. Fonectan passiivisuus rekisterimerkinnän muuttamisesta oli osoittanut, että se ei ollut tavaramerkin yhteisomistaja. Tästäkin huolimatta se oli vakiinnuttanut merkin itselleen. Vaikka Eniro oli rekisteröinyt tavaramerkin, ei sen tarkoituksena ollut ollut sulkea pois muita tavaramerkkiä käyttäneitä, ainoastaan yhteistyön ulkopuoliset käyttäjät. Se oli sallinut tavaramerkin käytön olemalla pitkään passiivinen ja siten menettänyt kielto oikeutensa (TML 9 §).
Näillä perusteilla KäO oli hyväksynyt Fonectan kanteen ja hylännyt Eniron vastakanteen. Fonectalla oli ollut vakiintumiseen perustuva käyttöoikeus kaikkialla Suomessa.
Eniro valitti hovioikeuteen toistaen aiemmin lausumansa. Myös Fonecta toisti KäO:ssa lausumansa.
HO katsoi, että Fonecta oli vakiinnuttanut merkin asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä mutta vain Helsingin ja Pirkanmaan ulkopuolella. Helsingissä ja Pirkanmaalla sen sijaan Fonectalla on merkin käyttöoikeus, mistä oli sovittu hiljaisella sopimuksella. Tätä sopimusta koski irtisanomisvapaus.
Nämä muutokset huomioon ottaen HO pysytti KäO:n tuomion.