-verkkolehtiGoodpeak Oy oli 25.11.2008 rekisteröinyt verkkotunnukset ”voitotsuomalaisille.fi”, ”voitotsuomalaisille.net” ja ”voitotsuomalaisille.com”. Goodpeak Oy oli sittemmin luovuttanut mainitut verkkotunnukset sekä tavaramerkkihakemuksensa Suomen Metrotuotanto Oy:lle (jäljempänä Metro).
Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus) oli 15.10.2009 rekisteröinyt tavaramerkin VOITOT SUOMALAISILLE koskien luokkia 9, 16 ja 41. Goodpeak Oy oli 8.2.2010 hakenut tavaramerkkiä sanayhdistelmälle Voitot suomalaisille. Hakemus oli koskenut luokkia 16, 28, 35, 38 ja 41.
Veikkaus oli vaatinut KO:ta vahvistamaan, että tavaramerkki VOITOT SUOMALAISILLE on vakiintunut Veikkaukselle viimeistään lokakuun 2008 loppuun mennessä. Veikkaus oli vaatinut myös, että Metroa kielletään loukkaamasta Veikkauksen oikeutta tunnusmerkkiin, ja että Veikkaus vahvistetaan edellä mainittujen verkkotunnuksien omistajaksi.
Veikkaus oli käyttänyt mainittua tavaramerkkiä laajasti mainonnassa ja esitti kanteensa tueksi markkinointitutkimuksen, jonka mukaan kaikista vastaajista 61 % ja kohderyhmään kuuluvista 69 % yhdisti sanaparin Veikkaukseen.
Metro oli kiistänyt kanteen. Sen mukaan mainittu tavaramerkki ei ollut vakiintunut. Merkkiä oli käytetty osana laajempaa tekstikokonaisuutta, esimerkiksi osana urheilijoiden nimiä, jolloin merkkiä ei välttämättä erottanut itsenäiseksi tavaramerkiksi.
Tavaramerkkilain mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Lain mukaan tunnusmerkki on vakiintunut, kun se on tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.
Verkkotunnuslain 4 §:n mukaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen henkilön nimeen.
KO oli ottanut esille myös oikeuskirjallisuuden kannan, jonka mukaan vakiintumisvaatimus täytyy suhteuttaa merkin alkuperäiseen erottamiskykyyn. Merkillä, jonka deskriptiivisyysaste on korkea, on oltava korkeampi vakiintumisvaatimus kuin puhtaasti kuvitteellisella merkillä.
KO oli katsonut, että ottaen huomioon eri mediat joissa Veikkauksen tunnus oli näkynyt, toistokertojen lukumäärä sekä markkinointiin käytetyt resurssit, oli katsottava, että mainittu tavaramerkki oli vakiintunut Veikkaukselle ennen 25.11.2008, jolloin vastaaja oli rekisteröinyt tavaramerkin. Veikkauksella oli yksinoikeus tavaramerkkiin.
Veikkauksella oli myös parempi oikeus mainittuihin verkkotunnuksiin. Lisäksi UDRP -ratkaisusäännöstön kohdan 4a mukaiset verkkotunnuksen rekisteröinnin peruuttamisen ja siirtämisen edellytykset täyttyivät. Edellytykset ovat, että verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kantajan tavaramerkin kanssa, verkkotunnuksen käyttöön ei ole oikeutta tai oikeutettua perustetta ja verkkotunnus on rekisteröity ja sitä on käytetty vilpillisessä mielessä.
KO oli todennut, ettei vastaajan nettisivujen sisältöä voinut pitää vastaavana nimelle Voitot suomalaisille. Koska vastaaja oli myös tarjoutunut myymään kaikki kolme verkkotunnusta Veikkaukselle kesällä 2009 ensin kalliimmalla, ja seuraavana vuonna huomattavasti edullisemmalla hinnalla, oli vastaajan toiminnassa havaittavissa vilpillistä mieltä. Veikkauksella oli oikeus saada verkkotunnukset siirretyiksi itselleen.
Metro valitti ratkaisusta hovioikeuteen, mutta jättäytyi asian käsittelyssä ensin passiiviseksi ja vetosi sen jälkeen lailliseen esteeseen pääkäsittelyn siirtämiseksi. HO katsoi, ettei Metro ole vedonnut sellaiseen esteeseen, joka ei olisi ollut vältettävissä. Metron valitus jätettiin sillensä ja asia jäi KO:n ratkaisun varaan.
(EL)