Tapauksessa oli kyse MSD:n ja Orifarmin välisestä tavaramerkkiriidasta koskien Orifarmin uudelleen pakkaamia tuotteita. Kanne perustui siihen, että Orifarm Oy oli tuonut maahan ARCOXIA ja MERCILON –tavaramerkeillä varustettuja tuotteita uudelleenpakattuna ilman, että pakkauksista olisi ollenkaan tai riittävän selvästi ilmennyt MSD:n olevan kyseisten tavaramerkkien haltija.
MSD vaati kanteessaan KO:n tuomion kumoamista ja korotti hyvitys- ja vahingonkorvaus- vaatimuksiaan väitetyn tavaramerkin loukkauksen johdosta. Korvausvaatimus perustui Orifarmin tuotteiden myynnin arvoon sekä MSD:n tavaramerkkien loukkauksesta kärsimään vahinkoon, joka koostui saamatta jääneestä voitosta sekä tavaramerkin goodwill-arvon heikentymisestä. Orifarm vaati valituksen hylkäämistä vedoten siihen, että heidän pakkauksensa täyttivät kaikki oikeuskäytännössä muotoutuneet uudelleenpakkaamisen kriteerit eikä uudelleenpakattujen tuotteiden ulkoasu voinut vahingoittaa tavaramerkkien tai niiden haltijan mainetta.
HO sovelsi tapauksessa EU:n oikeuskäytännössä syntyneitä, lääkevalmisteiden uudelleen-pakkaamiselle asetettuja ns. BMS-kriteerejä, joiden mukaan tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää uudelleen pakattujen lääkkeiden markkinoille saattamisen. Pääsääntöisesti tavaramerkkiasetuksen 13(1) artiklassa ilmaistu yhteisön tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen estää tavaramerkin haltijaa kieltämästä uudelleen pakattujen ja tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myynnin, jos merkinhaltija on saattanut ne kertaalleen markkinoille toisessa EU-maassa. Poikkeuksen tästä muodostaa artiklan 2 kohdassa mainittu oikeus perustellusta aiheesta vastustaa merkin käyttöä uudelleen pakatuissa tavaroissa. HO:n mukaan tämä tarkoittaa poikkeamista tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ja sitä on sen vuoksi tulkittava suppeasti, ja siihen voidaan vedota vain perusteena tavaramerkkioikeuden ydinsisällön suojaamiseksi tarvittaville rajoituksille.
MSD vetosi siihen, etteivät Orifamin pakkausmerkinnät olleet riittävän selviä, koska Orifamin ensin liikkeelle laskemissa pakkauksissa ei ollut ollenkaan mainittu tavaramerkin haltijaa eli MSD:tä. HO viittasi BMS-kriteeri 3:en, joka edellyttää, että uudessa pakkauksessa selvästi ilmoitetaan tuotteen uudelleenpakkaajan ja tuotteen valmistajan nimet. Vaikkei nyt kyseessä olevissa pakkauksissa oltu mainittu tavaramerkin haltijaa (MSD), niissä oli kuitenkin selvästi erotettu tuotteen valmistaja sen uudelleenpakkaajasta, joten tuotteen kaupallisesta alkuperästä ei jäänyt epäselvyyttä. HO katsoi, ettei tavaramerkin haltijan mainitseminen ollut välttämätöntä Orifamen pakkauksissa, eikä MSD:llä ollut tämän perusteella perusteltua aihetta vastustaa tavaramerkkiensä käyttöä kyseisessä tilanteessa.
Toiseksi HO viittasi BMS-kriteeri 4:än, jonka mukaan uudelleenpakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. HO:n mukaan EUT:n oikeuskäytännössä on katsottu, että tavaramerkin mainetta voi vahingoittaa mm. se, että tuotteen rinnakkaistuoja ei tuotteeseen lisäämässään etiketissä tai pakkauksessa mainitse siinä olevan tavaramerkinhaltijaa. HO:n mukaan vahinkoa tavaramerkin maineelle on tässä yhteydessä kuitenkin tulkittava siten, että se koskee lähinnä tilanteita, jossa pakkaus tai siinä olevat merkinnät luovat negatiivisen kuvan tuotteen laadusta ja luotettavuudesta. Tavaramerkinhaltijan mainitsematta jättäminen on HO:n mukaan vain yksi esimerkinomainen seikka, jolla voi olla merkitystä tavaramerkin vahingoittumista arvioitaessa. Orifamin pakkaukset ovat kuitenkin kokonaisuutena arvioiden olleet laadukkaita ja neutraaleja, eikä niissä ole mitään, mikä voisi heikentää MSD:n tavaramerkin arvoa, joten tavaramerkinhaltijan mainitsematta jättäminen ei yksinään osoita nyt kyseessä olevan käytön vahingoittavan tavaramerkkiä.
MSD vetosi myös siihen, että tavaramerkin käyttö ja sen haltijan mainitsematta jättäminen Orifamin uudelleen pakkaamissa tuotteissa on luonut virheellisen kuvan MSD:n ja Orifamin liikesuhteesta tai muusta erityisestä suhteesta. HO viittasi samojen osapuolten väliseen ja Tanskan korkeimman oikeuden ratkaisemaan vastaavanlaista asiaa (286/2013) koskevaan riitaan, jossa Orifamen katsottiin loukanneen MSD:n tavaramerkkiä, koska valmistajasta annettujen tietojen esittämistapa aiheutti tuotteen käyttäjissä epävarmuutta sen suhteen, kuka on tavaramerkin haltija, ja se saattoi aiheuttaa mielikuvan yhtiöiden välisestä erityisestä suhteesta. HO huomautti, ettei Tanskan korkeimman oikeuden ratkaisemassa tapauksessa tavaramerkinhaltijan ilmoittamatta jättäminen ollut ainoa arviointikriteeri, vaan arviointi perustui sen ja rinnakkaistuojasta ja valmistajasta annettujen tietojen esittämistavan yhteisvaikutukseen. Nyt kyseessä olevan tapauksen osalta HO totesi, että Orifamin pakkaukset olivat kokonaisuutena arvioiden neutraaleja ja ne sisälsivät tavaramerkkien ohella vain BMS-kriteerien edellyttämät tiedot mm. valmistajasta.
HO katsoi, että Orifam on näyttänyt, että voidaan kohtuudella odottaa tavaramerkin käytölle asetettujen vaatimusten täyttyneen. MSD puolestaan ei ole esittänyt riittävää näyttöä sen puolesta, että kyseinen tavaramerkin käyttö olisi luonut virheellisen mielikuvan yhtiöiden välisestä suhteesta. Näin ollen MSD:llä ei ole perusteltua aihetta vastustaa tavaramerkkiensä käyttöä kyseisessä tilanteessa. HO totesi saman myös uusien pakkausten osalta, koska ne olivat muuten samanlaisia vanhojen pakkausten kanssa, mutta niihin oli lisätty maininta tavaramerkin haltijasta eli MSD:stä. HO ei muuttanut KO:n tuomion lopputulosta.
(MT)