Tiivistelmä 23.2.2012/hkm
Pfizer Inc. (Pfizer) oli hakenut patenttia keksinnölle ”3-aminopiperidiinijohdannaisia ja samankaltaisia typpeä sisältäviä heterosyklejä” hakemuksella nro 910034. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli patenttilain 2 §:n 1 momentin perusteella hylännyt yhtiön hakemuksen. PRH oli katsonut, että hakemuksen keksinnön mukainen yhdistejoukko oli eräässä patenttivaatimuksessa määritelty niin laajasti, että johdanto-osassa olevan kaavan määrittelyn piirin kuului tämän vuoksi myös tunnettuja yhdisteitä. Keksintö ei siten ollut patenttilain edellyttämällä tavalla uusi.
Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta oli uusista patenttivaatimuksista huolimatta hylännyt hakemuksen patenttilain 2 §:n 1 momentin nojalla. Valituslautakunta oli katsonut, että patenttivaatimuksen suojapiiri kattaisi myös erään julkaisun perusteella tunnetut yhdisteet.
Yhtiö oli muuttanut patenttivaatimuksiaan niin, että johdanto-osassa oli lausumalla ”lukuun ottamatta” suljettu pois vaatimuksen suojapiiristä väitejulkaisusta tunnetut yhdisteet. Siten kaavan mukaiset yhdisteet täsmennetyn patenttivaatimuksen muodossa olivat uusia ja keksinnöllisiä. Antamassaan lausunnossa valituslautakunta oli katsonut, että muutetussa muodossaan patenttivaatimuksessa määritellyt yhdisteet olivat uusia viitejulkaisussa esitettyyn verrattuna. Siten valituslautakunta oli katsonut, ettei sen esittämä hylkäysperuste pätenyt enää korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) annettuihin uusiin patenttivaatimuksiin nähden.
KHO katsoi, ettei valituslautakunnan päätöksessä mainittu julkaisu ollut enää esteenä hakemuksen hyväksymiselle yhtiön uudistettua patenttivaatimuksensa. KHO kumosi valituslautakunnan ja PRH:n aiemmat päätökset ja palautti asian PRH:lle uudelleen käsittelyä varten.