Timberjack Oy (sittemmin John Deere Forestry Oy) oli vaatinut patentti- ja rekisterihallitusta (PRH) julistamaan N:n hallitsema hyödyllisyysmalli 5214 mitättömäksi. Kyseinen ”Työkoneen kuormaimen lisälaite” -niminen hyödyllisyysmalli koski laitetta, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi metsätraktorin puomin ja puutavarakouran väliin kouran asennon muuttamista varten. Timberjack Oy:n mukaan hyödyllisyysmallin suojavaatimusten määritteet oli jo täytetty julkaisujen SE 410814 B, SE 443905 B ja DE 19632030 A1 mukaisissa laitteissa, joten lisälaite ei ollut hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (HmL) 2.1 §:n edellyttämällä tavalla uusi ja selvästi eroava niihin verrattuna.
SE-julkaisuissa esitetyissä ratkaisuissa kyse oli päälaitteeseen pysyvästi kuuluvista osista, joten niihin verrattuna PRH:n hyödyllisyysmallijaosto oli pitänyt suojavaatimuksissa kuvailtua erillistä lisälaitetta uutena ja niistä selvästi eroavana. DE-julkaisusta oli kuitenkin tullut tunnetuksi nimenomaan erillinen lisälaite, josta suojavaatimuksessa kuvailtu lisälaite ei selvästi eronnut. Tämän perusteella PRH oli julistanut hyödyllisyysmallin 5214 kokonaisuudessaan mitättömäksi (HmL 2.1 §).
N oli valittanut päätöksestä PRH:n valituslautakuntaan ja vaatinut hyödyllisyysmallin rekisteröintiä täsmennetyn suojavaatimuksen mukaisena. Suojavaatimukseen oli lisätty maininta siitä, että lisälaitteen kiinnitys on jäykkä, minkä johdosta se eroaa DE-julkaisun mukaisen laitteen kiinnityksestä. Valituslautakunta katsoi laitteilla olevan niiden kiinnitykseen liittyvien erojen johdosta erilaiset toiminnot ja uuden suojavaatimuksen mukaisen lisälaitteen siten eroavan HmL 2.1 §:ssä tarkoitetulla tavalla DE-julkaisun mukaisesta laitteesta. Valituslautakunta oli hyväksynyt valituksen, kumonnut aiemman päätöksen ja palauttanut asian PRH:lle hyödyllisyysmallin rekisteröinnin osittaista mitätöintiä varten.
Timberjack Oy:n seuraaja John Deere Forestry Oy valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Yhtiö vaati valituslautakunnan päätöksen kumoamista ja PRH:n hyödyllisyysmallia koskevan rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen pitämistä voimassa. Valituksen perustelujen mukaan muutettu suojavaatimus oli vastoin HmL 11 §:ää, koska sen mukainen ratkaisu ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Lisäksi vastoin HmL 6.2 §:ää hyödyllisyysmallin selitys ei ollut riittävän selvä. Lisäksi perusteluissa viitattiin julkaisuista DE 19632030 A1, FI 100760 B ja US 4412777 tunnetuksi tulleisiin ratkaisuihin, joista hyödyllisyysmallin kohteena oleva keksintö ei eronnut selvästii. Vastaselityksessään yhtiö oli vielä viitannut julkaisuun US 5850703. Yhtiön mukaan jo ennen hyödyllisyysmallia oli ollut selvää, että lisälaitteen kiinnitys voi olla jäykkä hyödyllisyysmallin esittämällä tavalla.
KHO katsoi, että muutokselle löytyi perusasiakirjoista riittävä peruste, minkä johdosta se ei ollut HmL 11 §:n vastainen. Lisälaitteen rakennetta, kiinnitystä ja käyttötarkoitusta kuvattiin suojavaatimuksessa, kuvioissa ja selityksessä niin selvästi, että ammattimies voi käyttää keksintöä HmL 6.2 §:n edellyttämällä tavalla. Julkaisun US 4412777 mukainen järjestely ei hyödyllisyysmallin tapaan muodostanut erillistä lisälaitetta, kun taas julkaisussa US 5850703 kuvattu laitteen rakenne ja käyttötapa eivät vastanneet hyödyllisyysmallin kohteena olevaa lisälaitetta. Näin ollen KHO katsoi, että keksintö oli HmL 2.1 §:ssä tarkoitetulla tavalla uusi ja selvästi eroava verrattuna myös näistä julkaisuista ilmenevään tekniikan tasoon.
KHO hylkäsi valituksen. Valituslautakunnan päätöstä, jonka mukaan PRH:n päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle hyödyllisyysmallin rekisteröimisen osittaista mitätöintiä varten, ei muutettu.
Tiivistelmä 22.6.2012/MK