KHO:2008:3554

Instanssin nimiKHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
Diaarinumero3746/03/06
Ratkaisun päivämäärä31.12.2008
Tuomion numero3554
Laki, lainkohtaLaki hyödyllisyysmallioikeudesta 2 §, 8 § ja 9.2 §; patenttiasetus 22 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Oy Modilis Ltd
Osapuolet, vastaaja(t)Nokia Corporation

Oy Modilis Ltd (Modilis) oli vaatinut Patentti- ja rekisterihallitusta (PRH) mitätöimään hyödyllisyysmallirekisteröinnin FI6431. Nokia Corporationin (Nokia) hallitsema ”Valojohdin litteän näytön taustavalaistuksen aikaansaamiseksi” -niminen hyödyllisyysmalli oli tehty muuntamalla patenttihakemuksesta FI19992732 (tekemispäivä 20.12.1999).

Modiliksen perustelujen mukaan hyödyllisyysmalli ei ollut uusi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (HmL) 2 §:n edellyttämällä tavalla suhteessa 28.5.1999 tehtyyn patenttihakemukseen FI991216 (D1), joka oli tullut julkiseksi 29.11.2000. Hakemus ei perustelujen mukaan myöskään täyttänyt HmL 8 §:n ehtoja, koska samasta patenttihakemuksesta oli muunnettu myös toinen hyödyllisyysmallihakemus.

PRH oli todennut, että hyödyllisyysmallin tekemispäivänä hakemus D1 oli vielä salainen, joten keksinnöltä vaadittiin uutuutta, mutta ei selvää eroa hakemuksessa D1 esitettyyn nähden (HmL 2.2 §). PRH oli pitänyt Nokian keksintöä uutena ja HmL 2 §:n vaatimusten mukaisena. Lisäksi PRH oli todennut hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön koskevan patenttihakemuksesta ilmenevää keksintöä HmL 8 §:ssä säädetyllä tavalla.

Näin ollen PRH piti hyödyllisyysmallirekisteröinnin voimassa ja hylkäsi vaatimuksen.

Modilis oli valittanut päätöksestä PRH:n valituslautakuntaan ja vaatinut rekisteröinnin julistamista kokonaan mitättömäksi. Yritys toisti näkemyksensä siitä, ettei käsiteltävä keksintö ollut uusi. Lisäksi se oli esittänyt, että 8 §:n mukaan patenttihakemus voidaan muuttaa vain yhdeksi hyödyllisyysmallihakemukseksi, joka koskee samaa keksintöä kuin patenttihakemus, ja hyödyllisyysmallihakemus ei näin ollen ollut säädöksen mukainen.

Valituslautakunta katsoi keksinnön täyttävän HmL 2 §:n edellytykset suhteessa D1-hakemukseen. Se myös totesi, että patenttihakemus voi sisältää useita keksintöjä ja katsoi käsiteltävänään olleen hakemuksen kohdistuneen yhteen patenttihakemuksessa esitettyyn suoritusmuotoon. Näin ollen se ei yhtynyt valittajan näkemykseen 8 §:n tulkinnasta. Valituslautakunta hylkäsi valituksen.

Modilis valitti asiasta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) ja vaati hyödyllisyysmallin mitätöimistä. Edelleenkään se ei pitänyt keksintöä uutena. Lisäksi valittaja piti kohtuuttomana HmL 8 §:n tulkintaa niin, että samasta patenttihakemuksesta voi muuntaa useamman hyödyllisyysmallirekisteröinnin.

KHO ratkaisi asian arvioimalla HmL 8 §:n mukaista hyödyllisyysmallin muuntamista patenttihakemuksesta. KHO katsoi, että säädöksen sanamuodosta oli pääteltävissä lainsäätäjän tarkoittaneen patenttihakemuksen muuntamista yhdeksi hyödyllisyysmallihakemukseksi. KHO myös totesi muuntamisen olevan poikkeava menettely tehdä hyödyllisyysmallihakemus, joten sitä ei ole perusteltua tulkita laajentavasti. Lisäksi sekä patentti- että hyödyllisyysmallihakemus olisi ollut mahdollista jakaa useammaksi patenttiasetuksen 22 §:n tai HmL 9.2 §:n mukaan. Näin ollen 8 §:n tulkitseminen niin, että usealle samaan patenttihakemukseen sisältyvälle keksinnölle olisi mahdollista hakea suojaa muuntamalla se useaksi hyödyllisyysmallihakemukseksi, ei ollut oikeudellista tarvetta. Lisäksi KHO piti kolmansien osapuolten oikeussuojan kannalta kohtuuttomana, että samasta patenttihakemuksesta oli muunnettu viisi hyödyllisyysmallihakemusta.

Näin ollen KHO katsoi, ettei hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus täyttänyt HmL 8 §:n vaatimuksia. KHO kumosi aiemmat päätökset ja palautti asian PRH:lle hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista varten.

Tiivistelmä 28.6.2012/MK

Alempi oikeusaste

PRH 15.6.2005
PRH:n valituslautakunta 24.10.2006, nro 2005/U/121

Asiasanatkeksinnöllisyys, muuntaminen, uutuus
Huomautukset

Kts. KHO:n päätös KHO:2008:3553 (diaarinumero 3747/3/06), joka koskee samasta patenttihakemuksesta muunnettua toista hyödyllisyysmallihakemusta.

Share: