Tiivistelmä 9.4.2010 / smh
Patentti- ja rekisterihallitus katsoi (2005), ettei Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercles des Etrangers à Monaco:n kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti merkille MONTE-CARLO BEACH HOTEL tietyille tavaroille ja palveluille luokissa 3, 8, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 33, 38, 41 ja 43 koske Suomea. Merkki oli vailla erottamiskykyä, sillä se ilmaisi tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua, käyttötarkoitusta ja maantieteellistä alkuperää. Hakijan esittämä selvitys ei osoittanut merkin vakiintuneen pitkäaikaisen ja laajan käytön johdosta.
Yhtiö oli valittanut valituslautakuntaan, joka oli hylännyt valituksen (2008) ja pysyttänyt PRH:n päätöksen perusteluineen.
Yhtiö valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati sitä kumoamaan valituslautakunnan päätöksen. Yhtiö vetosi siihen, että merkki on hyväksytty lukuisissa maissa, sekä Monacon hallituksen edustajan lausuntoon, jonka mukaan ruhtinaskunta on yhtiön pääosakkeenomistaja ja myöntänyt sille yksinoikeuden tunnuksen käyttöön ulkomailla. Merkille ei voi olla vapaanapitotarvetta: Monte-Carlossa ei ole uimarantaa (beach) eikä kyseisten hyödykkeiden tuotantoa. Merkki ei ole maantieteellisesti harhaanjohtava, sillä yhtiö on monacolainen.
Valituslautakunta esitti, että merkki kokonaisuudessaan ilmaisee vain maantieteellistä aluetta, joka on tunnettu tavara- ja palveluluettelon mukaisista toiminnoista. Ilmaisu on tarpeen kuvailtaessa tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden alkuperää, eikä käyttönäyttö osoita merkin tulleen erottamiskykyiseksi. Ulkomaisia rekisteröintejä ei voi suoraan käyttää rekisteröinnin perusteena Suomessa.
KHO katsoi, ettei aineisto osoita merkin olevan Suomessa laajalti tunnettu ja siten erottamiskykyinen. Hallituksen myöntämällä yksinoikeudella ei ole tavaramerkkioikeudellista merkitystä. Merkki on erottamiskyvytön tavaroille ja palveluille, jotka liittyvät Monte-Carloon maantieteellisenä alueena tai sen rantaelämään tai elämäntyyliin. Rekisteröinti käsittää monenlaisia tavaroita ja palveluja, joista kaikkien osalta tällaista yhteyttä ei ole havaittavissa. PRH:n olisi tullut arvioida, onko kansainvälinen rekisteröinti hyväksyttävissä Suomea koskevaksi ainakin osittain.
Näillä perusteilla KHO kumosi PRH:n ja valituslautakunnan päätökset ja palautti asian PRH:lle.