-verkkolehtiTiivistelmä 6.4.2011 / MA
Patentti- ja rekisterihallitus oli rekisteröinyt Modularbox Oy:n tavaramerkin numero 235091 USATEC koneille luokassa 7 ja ajoneuvoille luokassa 12. PRH oli hylännyt (2006) Motor Power Finland Oy:n rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen.
PRH:n mukaan väitteentekijä ei ollut näyttänyt vakiinnuttaneensa hakemuksen tekopäivään mennessä merkkiä USATEC rekisteröityyn tavaramerkkiin nähden samojen tai samankaltaisten tavaroiden tunnusmerkiksi, joten sekoitettavuus väitteentekijän merkin ja kyseisen rekisteröidyn merkin välillä ei ollut tullut tällä perusteella harkittavaksi. PRH katsoi, ettei väitteentekijä ollut myöskään näyttänyt, että tavaramerkin numero 235091 haltija olisi ollut tietoinen väitteentekijän merkin USATEC käytöstä hakemusta tehdessään.
Motor Power Finland oli valittanut PRH:n valituslautakuntaan ja vaatinut, että PRH:n päätös kumotaan ja rekisteröinti numero 235091 kumotaan sillä perusteella, että merkki oli sekoitettavissa väitteentekijän tunnusmerkkiin, jota väitteentekijä oli käyttänyt hakemusta tehtäessä. Lisäksi väitteentekijä oli katsonut merkkinsä olevan asianomaisissa kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu.
Valituslautakunta oli todennut, että tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan sekoitettavuuteen voidaan vedota jo tunnusmerkin aikaisemman käyttämisen perusteella, vaikkei samoille tai samankaltaisille tavaroille olekaan aikaisempaa vakiinnutettua tavaramerkkiä. Myöhemmin haetun merkin rekisteröinnin kumoamista voidaan vaatia, mikäli väitteentekijä osoittaa, että rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä aikaisemmasta käytöstä tietoisena eikä hakija ole osoittanut itse käyttäneensä merkkiä väitteentekijän merkin käyttöä aikaisemmin. Säännöksen tarkoitus on suojata aikaisemman tunnusmerkin käyttäjää niin, ettei hänen jo käyttöön ottamansa merkin vakiinnuttaminen tai rekisteröinti esty.
Väitteentekijän esittämät lehtimainokset olivat osoittaneet, että väitteentekijä oli käyttänyt tunnusmerkkiä USATEC mopojen, moottoripyörien ja mönkijöiden yhteydessä rekisteröinninhaltijan samaa merkkiä koskevaa hakemusta tehtäessä. Tunnusmerkkiä oli siten osoitettu käytetyn samoille ja samankaltaisille tavaroille kuin haltijalle rekisteröidyt tavarat ”ajoneuvot” luokassa 12.
Haltija oli kiistänyt tienneensä väitteentekijän merkin käytöstä hakemusta tehdessään. Väitteentekijä oli kuitenkin näyttänyt, että hän oli vastaanottanut hakemuspäivänä 22.06.2005 kirjeen haltijan asiamieheltä. Kirjeessä oli muun muassa todettu, että ”markkinoitte verkkosivuillanne ja lehdissä LONCIN-tuotteita USATEC-nimellä”. Lisäksi sekä haltijalla että väitteentekijällä oli ollut mainos tilaajille ja mainostajille 20.6.2005 ja muille 21.-22.06.2005 ilmestyneessä samassa lehdessä, samalla sivulla ja samoista tuotteista. Mainoksista oli näkynyt, että kyseessä olivat samoja tuotteita tarjoavat kilpailijat. Valituslautakunnan mukaan oli ollut epäuskottavaa, etteivät kilpailijat olisi tällöin havainneet toistensa mainoksia. Lautakunta katsoi, että haltijan oli täytynyt tietää väitteentekijän merkin käytöstä hakemusta tehdessään.
Haltija ei ollut osoittanut, että hän olisi käyttänyt merkkiään aikaisemmin kuin väitteentekijä oli ryhtynyt käyttämään merkkiään. Väitteentekijä oli näin ollen osoittanut, että tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 7 kohdan edellytykset haltijan merkin USATEC rekisteröinnin kumoamiseksi olivat täyttyneet luokan 12 osalta.
Valituslautakunta oli kumonnut PRH:n päätöksen ja palauttanut asian PRH:lle tavaramerkin rekisteröinnin kumoamiseksi luokan 12 osalta. Modularbox oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO hylkäsi valituksen ja pysytti valituslautakunnan päätöksen.