PRH oli hyväksynyt M:n tavaramerkkihakemuksen merkille nro 236083 :) luokissa 9, 35 ja 38. Tavaramerkin rekisteröintiä vaadittiin kumottavaksi, mutta PRH hylkäsi väitteet (1.3.2007). PRH:n päätöksestä valitettiin PRH:n valituslautakuntaan, joka hylkäsi valituksen ja pysytti PRH:n päätöksen.
Valituslautakunnan mukaan erottamiskyvyttömillä välimerkeillä on itsessään vapaana pitämisen tarve. Tällaisten välimerkkien muodostama kokonaisuus on kuvio, jonka kuluttajat mieltävät tavaramerkiksi, kun sitä käytetään tuotteiden ja palveluiden tunnuksena. Merkki ei ilmaise tavaroiden ja palveluiden laatua, joten yleisen edun ei katsottu vaativan vapaana pitämistä. Myöskään merkityssisältönsä puolesta merkin ei katsottu vaativan vapaana pitämistä. Valittaja ei kyennyt osoittamaan, että merkkiä käytettäisiin yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavaroiden ja palveluiden kaupassa, ja että sen osalta olisi siten vapaana pitämisen tarve.
Viestinnän Keskusliitto ry ja Mainostajien Liitto ry eivät hyväksyneet valituslautakunnan perusteluja ja vaativat merkin kumoamista. Yhdistysten mukaan hymiötä voidaan pitää nykyajan kuvakirjoituksena sekä yleiskäsitteenä, jonka laajan käyttöalan todistaa Googlen 102 hakuosumaa. Hymiö on merkittävä ja tutkittu ilmiö, joka vakiintui jo 1990-luvulla, ja sen käyttö on levinnyt tietokonevälitteisen viestinnän yleistyessä. Hymiöt ovat tärkeä osa kirjoitettua viestintää, josta suuri osa tapahtuu elinkeinotoiminnassa. Hymiö voidaan rinnastaa perinteisiin kirjoitettuihin kirjaimiin ja katsoa, että se on menettänyt valtavan laajan käytön kautta erottamiskykynsä ja degeneroitunut. Valittajien mukaan oli selvää, että hymiö on merkki, jota käytetään yleisesti viestinnässä sekä elinkeinotoiminnassa ja se oli siten rekisteröintikelvoton. Merkki on valituslautakunnan myöntämän yleisen käytön vuoksi degeneroitunut ja menettänyt erottamiskykynsä. Rekisteröintiä ei saa hyväksyä merkille, joka on laajalti käytössä. Yhdistysten mukaan merkin vapaana pitämisen tarve ja sähköisen viestinnän intressit edellyttävät, että merkin rekisteröinti kumotaan.
Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto ry (MTL) katsoi, että merkkiyhdistelmä :-) ei ole tavaramerkkilain edellyttämällä tavalla erottamiskykyinen, vaan yleisesti käytetty kirjoitussymboli. Tavaroiden tai palveluiden erottaminen olisi hymiön käytön yleisyyden takia mahdotonta. Merkki on myös osa tietokoneissa käytettyä UNICODE-merkistöstandardia, johon kuuluvat kaikki yleisimmät maailmassa käytetyt kirjoitusmerkit. MTL katsoi, että merkin 100 vuotta jatkuneen käytön ja esiintymismäärän perusteella hymiö ei voi olla rekisteröitävissä erottelukykyisenä. Luokat 35 ja 38 sisältävät muun muassa mainonnan, toimistotehtävät ja kaukoviestinnän, joissa hymiön käyttö on yleistä ja jokapäiväistä. MTL katsoi edelleen, että rekisteröinti rajoittaisi markkinointiviestintää.
KHO:n mukaan kolmesta välimerkistä koostuva merkki täyttää graafisen esitettävyyden vaatimuksen. KHO totesi, että yksittäiset merkit ovat erottamiskyvyttömiä, mutta niiden yhdistelmä voi kuitenkin muodostaa kuvion, jonka kuluttajat mieltävät tavaramerkiksi. Hymiöllä on kuitenkin oma selkeä, itsenäinen ja laajalti tunnettu merkityssisältönsä. Hymiön viesti on ymmärrettävissä riidattoman yhdenmukaisesti vaikka se ei olekaan sanallisesti ilmaistavissa yksiselitteisesti. Kuvio voidaan rinnastaa tietynlaisiin kuvaileviin laatua ilmaiseviin sanoihin, joiden ei ole katsottu olevan rekisteröitävissä tavaramerkeiksi, koska niiden tulee olla kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä. Hymiöiden ilmaisumuodosta ja käyttöympäristöstä johtuu, että niitä koskee erityisen suuri vapaana pitämisen tarve nimenomaan sähköiseen viestintään liittyvien tavaroiden ja palveluiden osalta. Tavaramerkki nro 236083 :) ei täytä merkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä eli merkin rekisteröinnille oli este. KHO kumosi PRH:n valituslautakunnan ja PRH:n päätökset sekä palautti asian PRH:lle tavaramerkin kumoamista varten. (AK)