-verkkolehtiPRH oli 1.9.2008 hylännyt Itella Oyj:n tavaramerkin NETPOSTI rekisteröintiä koskevan hakemuksen luokan 16 tavaroiden sekä luokkien 35, 38 ja 39 palvelujen osalta, koska sen mukaan merkki ei ollut niissä erottamiskykyinen. PRH:n perusteluiden mukaan merkki NETPOSTI muodostuu kahdesta erottamiskyvyttömästä osasta, NET ja POSTI, eikä sen myöskään kokonaisuutena voida katsoa olevan erottamiskykyinen. Merkki ei erota hakijan tavaroita ja palveluita muiden vastaavista tavaroista ja palveluista, koska merkkiä ei tavaroiden kohderyhmässä mielletä kaupallista alkuperää ilmaisevaksi tunnukseksi vaan tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta kuvaavaksi ilmaukseksi. PRH:N mukaan hakijan toimittaman materiaalin ei voitu katsoa osoittavan, että merkki olisi ollut niin kauan ja laajalti hakijan käytössä, että sen perusteella voitaisiin katsoa merkin saavuttaneen erottamiskyvyn hakemuspäivään mennessä. PRH:n valituslautakunta oli hylännyt yhtiön valituksen ja pysyttänyt PRH:n päätöksen perusteluineen.
Yhtiö vaati valituksessaan, että KHO kumoaa PRH:n ja valituslautakunnan päätökset ja hyväksyy merkin rekisteröitäväksi. Yhtiön mukaan merkki oli erottamiskykyinen. Yhtiön mukaan sen toimittama materiaali osoitti, että merkki on ollut niin kauan ja laajalti hakijan käytössä hakemuksen tarkoittamien tavaroiden ja palveluiden tunnusmerkkinä, että se oli saavuttanut erottamiskyvyn tavaramerkin hakemispäivään mennessä. Yhtiön mukaan kyseinen tavaramerkki on suggestiivinen ja lähtökohtaisesti ainakin heikosti erottamiskykyinen, koska kyseinen yhdistelmä ei yksiselitteisesti kuvaa tai määrittele mitään tuotetta yleisessä kielenkäytössä. Merkissä käytetty kirjoitusasu on suomen ja englannin kielen kieliopista poikkeava, sillä se on yhdistelmä englannin kielen sanasta NET ja suomen kielen sanasta POSTI. Merkkiä tavanomaisempia ja kuvailevampia tapoja yhdistää sanat olisivat esimerkiksi ”INTERNETPOSTI” tai ”VERKKOPOSTI”. Yhtiön mukaan tunnukseen ei myöskään liity vapaana pitämisen tarvetta.
KHO katsoi, ettei tavaramerkki erota haltijan tavaroita ja palveluita muiden vastaavista. Tavaramerkin elementit ilmaisevat tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta ja sama koskee myös niiden yhdistelmää kokonaisuutena arvioituna. Se, että on olemassa yhdistelmiä, jotka ovat vielä kuvailevampia, ei vähentänyt kyseisen yhdistelmän kuvailevuutta tai vapaana pitämisen tarvetta. KHO totesi, että tavaramerkkiä itsessään ei voitu pitää edes heikosti erottamiskykyisenä ja sillä perusteella rekisteröitävissä olevana tavaramerkkinä. KHO:n mukaan merkki ei kuitenkaan ollut sellainen geneerinen ilmaus, ettei se voisi tulla käyttämällä erottamiskykyiseksi. Esitetyn aineiston painoarvoa erottamiskyvyn osoittamisen kannalta heikensi se, että kyse oli yhtiön omasta aineistosta, joka ei osoittanut tunnuksen tunnettuutta asianomaisen kuluttajapiirin keskuudessa puolueettomasti. Aineiston perusteella ei voitu pitää selvitettynä, että tavaramerkki olisi hakemushetkellä ollut niin tunnettu, että asianomaiset kuluttajapiirit olisivat mieltäneet tunnuksen nimenomaan Itella Oyj:n tavaramerkiksi eikä ainoastaan palvelun luonnetta kuvaavaksi ilmaisuksi. KHO hylkäsi valituksen ja pysytti PRH:n valituslautakunnan päätöksen lopputuloksen. (SL)