-verkkolehtiPasta Zara S.p.A, sittemmin FFAUF S.A., haki kansainvälisen tavaramerkin nro R525926 pasta ZARA (kuvio) rekisteröintiä Suomessa. Kansainvälinen rekisteröinti koskee tavaroita luokassa 30. PRH katsoi, että FFAUF S.A.:n kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti nro R525926 pasta ZARA (kuvio) ei ole voimassa Suomessa. PRH katsoi, että kansainvälinen rekisteröinti on sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin nro 732958 ZARA, joka on rekisteröity samoja ja samankaltaisia tavaroita varten.
FFAUF S.A. valitti PRH:n päätöksestä PRH:n valituslautakuntaan, joka hylkäsi yhtiön valituksen ja pysytti PRH:n päätöksen. Valituslautakunta katsoi, että kansainväliseen rekisteröintiin nro R525926 pasta ZARA (kuvio) on otettu yhteisön tavaramerkki nro 732958 ZARA sellaisenaan. Valituslautakunta katsoi, että merkin hallitsevan osan muodostaa erottamiskykyinen sana ZARA, vaikka haettuun merkkiin sisältyy kuvio sekä tavaroita kuvaileva sana pasta. Koska merkin hallitseva osa on identtinen aiemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin ZARA kanssa, kuluttajille syntyy mielleyhtymä merkkien samasta kaupallisesta alkuperästä. Siten kansainvälinen rekisteröinti nro R525926 on sekoitettavissa samoille ja samankaltaisille tavaroille rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 732958 ZARA.
FFAUF S.A. valitti valituslautakunnan päätöksestä KHO:lle. Yhtiö vaati, että asiassa aikaisemmin annetut päätökset kumotaan ja että kansainvälisen rekisteröinti nro 525926 käsitellään uudelleen ja merkitään PRH:n rekisteriin. Yhtiön mielestä kansainvälinen merkki pasta ZARA (kuvio) ja esteeksi asetettu yhteisön tavaramerkki nro 732958 ZARA eivät ole sekoitettavissa. Merkit poikkeavat toisistaan, sillä kansainvälisen merkin hallitsevana osana on kuvioelementti, jossa esiintyy viljaa kantava naisihminen. Kuvio-osio käsittää valtaosan koko merkistä, joten sitä on pidettävä sinällään erottamiskykyisenä osiona sekä myös merkin hallitsevana osana. Teksti pasta ZARA on kuviomerkin alaosassa melko pienellä kirjoitettuna. Se, että merkeissä esiintyy sana ZARA, ei ole riittävä peruste merkkien sekoitettavuudelle, etenkin kuin kansainvälisessä merkissä on muita erottamiskykyisiä elementtejä. KHO on aiemmassa ratkaisussaan todennut, että PRH:n tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten EU:n muiden jäsenvaltioiden viranomaiset menettelevät saman tavaramerkin rekisteröintiin liittyvässä ratkaisutoiminnassaan. Kansainvälinen rekisteröinti nro 525926 pasta ZARA on hyväksytty useassa Euroopan maassa. Muiden EU-maiden virastot eivät siten katso haetun merkin olevan sekoitettavissa PRH:n asettamaan estemerkkiin.
PRH:n valituslautakunta antoi valituksen johdosta lausunnon, jossa se toisti aiemmin esittämänsä näkemykset. Lausunnossa todettiin myös, että tavaramerkki koskee päivittäistavaroita luokassa 30, jolloin kuluttajilta ei vaadita yhtä suurta tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta kuin ammattilaisilta erikoistavaroita hankkiessa. Tavaramerkkidirektiivin 6. kappaleessa todetaan, että jäsenvaltiot voivat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa.
FFAUF S.A. ilmoitti KHO:lle, että se käy neuvotteluja merkkien rinnakkaiselosta yhteisötavaramerkin haltijan kanssa. FFAUF S.A. pyysi, että KHO keskeyttää asian käsittelyn siksi aikaa, että osapuolet voisivat sopia merkkien rinnakkaiselosta. KHO:n tiedustelun johdosta FFAUF S.A. ilmoitti KHO:lle käynnistäneensä yhteisötavaramerkkirekisteröintiä nro 732958 ZARA vastaan sekä mitätöintiprosessin että kumoamisprosessin. KHO:n ilmoitettua, ettei asian käsittelyä voida enää lykätä, FFAUF toisi väitteensä siitä, etteivät tavaramerkit ole sekoitettavissa keskenään. KHO katsoi, että kun otetaan huomioon valituslautakunnan päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet, sekä KHO:ssa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, valituslautakunnan päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi FFAUF S.A.:n valituksen. (AL)