-verkkolehtiPRH oli hyväksynyt 17.4.2008 hakemuksen (T200700715) tavaramerkin BM BYGGMAKKER (kuvio) rekisteröitäväksi luokan 2, 6, 16, 17, 19, 20, 22 ja 27 tavaroiden ja luokan 44 palveluiden osalta. PRH oli hylännyt hakemuksen luokissa 7, 9, 11, 35 ja 37. PRH:n perusteluiden mukaan rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokkien 35 ja 37 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 3290814 BM, luokkien 7, 9 11 osalta yhteisön tavaramerkkiin 4290318 (kuviomerkki) sekä luokan 7 tavaroiden ja luokan 37 palveluiden osalta yhteisön tavaramerkkiin nro 4913034 BM. PRH oli katsonut, että haetun merkin määräävä osa on isolla kirjoitettu BM-kuvio ja heikompi osa on pienellä kirjoitettu sana BYGGMAKKER. Merkki oli PRH:n mukaan sekoitettavissa estemerkkeihin, joiden ainoana sanana on BM. PRH:n valituslautakunta oli hylännyt valituksen ja pysyttänyt PRH:n päätöksen perusteluineen.
Yhtiö vaati, että PRH:n valituslautakunnan ja PRH:n päätökset kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle tavaramerkin rekisteröintiä varten. Yhtiön mukaan merkit eivät ole samankaltaisia eikä sekaannusvaaraa ole. Yhtiön mukaan tulkinta, jonka mukaan määrääväksi osaksi on katsottu haetun merkin osa BM, on virheellinen ja lainvastainen. Myös merkin muut osat kuin kirjainyhdistelmä BM olisi tullut ottaa huomioon ja haettua merkkiä olisi tullut arvioida kokonaisuutena. Yhtiön mukaan sana BYGGMARKKER on sekä foneettisesti että merkityssisällöltään merkin selvästi hallitsevin osa. Yhtiön mielestä merkkien yhteinen osa BM on erottamiskyvyltään heikko eikä sille vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan voida antaa vahvaa suojaa. Kirjainyhdistelmää ei voida pitää lähtökohtaisesti yhdistelmämerkin määräävänä osana.
PRH:n valituslautakunta katsoi lausunnossaan, että kirjainyhdistelmällä BM ei ole mitään erityistä merkitystä kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, joten kirjainyhdistelmää voidaan pitää erottamiskykyisenä. Kuvio korostaa kirjainyhdistelmää BM, joka jää helposti kohderyhmän mieleen. Norjankielinen sana BYGGMAKKER tuo alkuosan perusteella mieleen suomen- ja ruotsinkieliselle kohderyhmälle tavaroiden ja palveluiden yhteyden rakentamiseen. Sana käsitetään kuvailevassa tarkoituksessa ja erottamiskyvyltään heikkona. PRH:n valituslautakunnan mukaan kuluttaja mieltää haetun merkin olevan samaa kaupallista alkuperää kuin suojaa nauttivat estemerkit. Haettu merkki on sekoitettavissa estemerkkeihin. Yhtiö on vastaselvityksessään pitänyt valituslautakunnan kantaa EUT:n ratkaisun C-120/04 (Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany et Austria GmgH) vastaisena. Ratkaisussa on kielletty tekemästä samankaltaisuuden arviointia vertaamalla ainoastaan moniosaisen merkin osatekijää aikaisemman merkin kanssa.
KHO:n mukaan ei ole perusteita pitää kirjainyhdistelmää BM erottamiskyvyltään normaalista poikkeavana. KHO totesi, että sanaa BYGGMAKKER ei voida pitää erottamiskyvyltään heikkona, vaikka sanan etuliite BYGG on hakemuksen mukaisia tavaroita ja palveluja osittain kuvaileva. KHO otti kokonaisharkinnassaan huomioon haetun tavaramerkin kuvioelementit värityksineen sekä sen, että kirjainmerkkiyhdistelmä BM selvästi viittaa sanaan BYGGMAKKER. Kirjanyhdistelmä BM ei ole dominoiva eikä muodosta sellaista itsenäistä tunnusmerkinomaista osaa, että kuluttajat mieltäisivät sen perusteella tavaroiden ja palveluiden olevan peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. KHO totesi, että haettu tavaramerkki ei ole kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa estemerkkeihin tavaramerkkiL 6 §:n 1 momentissa ja 14 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetulla tavalla. KHO kumosi PRH:n valituslautakunnan ja PRH:n päätökset ja palautti asian PRH:lle tavaramerkin BM BYGGMAKKER rekisteröintiä varten siltä osin kuin hakemus oli hylätty. (SL)