Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi päätöksellään 2.6.2009 hakemuksen yhtiön tavaramerkin ORION rekisteröinnistä luokan 30 tavaroille. Merkki oli sekoitettavissa samankaltaisia tavaroita varten luokassa 5 rekisteröityyn tavaramerkkiin nro 207311 ORION. Merkit olivat identtisiä keskenään ja luokkien 5 ja 30 tavarat samanlaisia, koska molemmat luokat kattoivat ihmisille tarkoitettuja ruokia tai ruoka-aineita ja myös luokan 30 tavaroita voidaan käyttää dieettitarkoituksiin. Hakijan toimittamaa dieettivalmisteet poissulkevaa supistusta ei hyväksytty, koska hakemuksessa jäi epäselväksi, mitä tavaroita supistus todella kattoi. Hakemuksen kattamat tavarat on lueteltava hakemuksessa.
PRH:n valituslautakunta hylkäsi valituksenalaisella päätöksellään 25.11.2011 yhtiön valituksen ja pysytti PRH.n päätöksen perusteluineen.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen ja pysytti PRH:n ja valituslautakunnan päätökset. Se katsoi, että estemerkin dieettivalmisteet ja haetun merkin kattamat ruokatavarat ovat keskenään sen verran samankaltaisia, että sekoitettavuus tuli harkittavaksi. Tavaramerkkilaissa eikä myöskään tavaramerkkidirektiivissä säädellä tavaraluettelon sisältöä tai sen supistamista. Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun asiassa C-307/10 IP-TRANSLATOR mukaan tavaramerkkidirektiiviä on tulkittava niin, että siinä edellytetään hakijan yksilöivän haetun tavaramerkkisuojan kattamat tavarat ja palvelut riittävän selkeästi ja täsmällisesti suojan laajuuden määrittämiseksi. Näille vaatimuksille ei ole esteenä se, että tavaraluetteloa rajoitetaan ilmoittamalla, mitä luokkien kattamia tavaroita se ei koske. Rajauksen on kuitenkin oltava selvä ja täsmällinen. Yhtiön toisijaisen pyynnön mukaan tavaramerkkiluetteloa rajoitettaisiin lisäämällä siihen ilmaisu ”poislukien kaikki dieettivalmisteet ja terveyden edistämiseen tarkoitetut tavarat (muut kuin lääketieteelliset)”. Tämä jättää kuitenkin epäselväksi sen, liittyykö suluissa oleva täsmennys tavaraluetteloon kuuluviin tai siihen kuulumattomiin tavaroihin. Huolimatta tästä rajoituksesta luokan 5 lääketieteellisten dieettivalmisteiden ja luokan 30 ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut tavarat ovat keskenään niin samankaltaisia, että haettu tavaramerkki olisi saattanut synnyttää mielleyhtymän aikaisempaan identtiseen tavaramerkkiin ja täten merkit olivat sekoitettavissa toisiinsa.
(STY AIPPI Uutiset)


