Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi Oy Panda Ab:n (myöhemmin Panda) hakemuksesta 9.2.2006 tavaramerkin nro 241697 LAKUMIX luokan 30 (lakritsia sisältävät makeiset) tavaroille.
Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi päätöksellään 29.9.2009 Cloetta Fazer Suklaa Oy:n (myöhemmin Fazer) väitteen LAKUMIX-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Panda supisti väitevastineessaan rekisteröinnin lakritsia sisältäviin makeisiin. Fazer ei väitteessään ilmoittanut mitään näyttöä siitä, että merkki ei olisi tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta ja ettei se olisi omiaan erottamaan merkin tuotetta muiden yhtiöiden vastaavista tuotteista. LAKUMIX on lähtökohtaisesti erottamiskyvytön, mutta se on sanayhdistelmä, joka koostuu lakritsin puhekielisestä ilmaisusta ”laku” ja englanninkielisestä seosta ja sekoitusta tarkoittavasta sanasta, ”mix”. LAKUMIX ei ole kuitenkaan missään yleisessä käytössä oleva termi, joten se voisi saavuttaa käytön kautta erottamiskyvyn, ja onkin osoitettu merkin olevan vuodesta 2003 lähtien alkaneen käytön myötä saavuttaneen erottamiskyvyn Pandan tuotteelle esitetyt tilastot ja todistukset huomioiden. Merkin käytöstä kertovan näytön ei tarvitse osoittaa sen vakiintumista.
PRH:n valituslautakunta hylkäsi päätöksellään 8.3.2012 Fazerin valituksen ja pysytti PRH:n ratkaisun perusteluineen.
Korkein hallinto-oikeus kumosi PRH:n ja valituslautakunnan päätökset ja palautti asian PRH:een tavaramerkin LAKUMIX kumoamista varten. Asiassa KHO arvioi, onko LA-KUMIX-merkkiä osoitettu käytetyn niin laajalti ja kauan ennen rekisteröinnin hakemista 9.2.2006, että makeistuotteiden kohderyhmä mieltäisi sen erottamiskyvyttömyydestä huolimatta tavaramerkiksi eikä tuotteen kuvaukseksi siten, että rekisteröinti on ollut mahdollista tällä perusteella. Lakumix on lakritsimakeisten suhteen niin voimakkaasti kuvaileva, että käyttönäytön on oltava erityisen vahvaa erottamiskyvyn syntymiseksi. Pandan esittämien vakiintumistodistuksien allekirjoittajat olivat olleet allekirjoittamishetkellä maaliskuussa 2008 siinä käsityksessä, että he olivat tunteneet merkin jo 2003 vuodesta lähtien ja että se oli vakiintunut erityisenä makeisten tunnusmerkkinä. Todistuksen antamisajankohta kuitenkin huomioon ottaen ei voida kuitenkaan päätellä, että merkin käyttö olisi muuttunut jo sen rekisteröimisen hakemishetkellä makeistuotteiden kuluttajien silmissä erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi. Myöskään vasta vuosina 2008, 2010 ja 2012 tehtyjä tutkimuksia ei voida pitää merkityksellisinä arvioitaessa merkin erottamiskykyä hakemushetkellä eikä muukaan aineisto tarjoa tukea, koska niissä on käsitelty lähinnä PANDA LAKUMIX kokonaisuuden tunnettuutta. KHO:ssa esitetyissä tutkimuksissa ei tullut ilmi, minkälainen oli LAKUMIX-tunnuksen erottamiskyky ilman sen haltijasta kertovaa PANDA-sanaa. Näin ollen ei osoitettu, että merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi hakemuksen jättöpäivään mennessä.
(STY AIPPI Uutiset)