PRH oli hylännyt Kespro Oy:n tavaramerkkihakemuksen siltä osin kuin se koski luokkien 29 ja 30 tavaroita, koska PRH katsoi haetun merkin Menu (kuvio) olevan sekoitettavissa aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin numero 388462 MENU (kuvio). Kespro Oy oli valittanut PRH:n päätöksestä, jolloin asia on tullut MAO:n ratkaistavaksi. Asiassa oli merkkien sekoitettavuuden ohella kyse siitä, mikä merkitys sekoitettavuusarvioinnissa on sillä, että hakijalla on voimassa oleva aiempi kansallinen tavaramerkkirekisteröinti numero 122412 Menu (kuvio) kyseisille tavaroille.
MAO totesi sekoitettavuuden osalta, että haettu tavaramerkki sekä aiempi yhteisön tavaramerkki koskevat samoja tavaroita (päivittäistavarat) ja ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaiset. MAO piti myös sanaa ”menu”, joka oli molempien merkkien hallitseva osa ja samalla merkkien ainoa sana, kyseessä olevia tavaroita kuvailevana ja vain heikosti erottamiskykyisenä. Merkkien kuvio-osien vähäinen eroavaisuus ei riittänyt poistamaan merkkien samankaltaisuutta. Sekoitettavuus voi MAO:n mukaan olla olemassa merkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden vuoksi silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen. Kokonaisuutena arvioiden MAO katsoi merkkien olevan sekoitettavissa toisiinsa.
Valittajan aikaisemman tavaramerkin osalta MAO viittasi KHO:n päätökseen taltionumero 2575 (DOMUS DECORA), jossa KHO katsoi, ettei TML:n 7 §:stä tai sen esitöistä voida johtaa oikeutta rekisteröidä aiemmalla rekisteröinnillä suojatun merkin variaatiota siitä riippumatta, että se on sekoitettavissa 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Tämän mukaisesti MAO katsoi, ettei valittajan aikaisemmalla rekisteröinnillä ole merkitystä nyt kyseessä olevien merkkien sekoitettavuutta arvioitaessa. MAO hylkäsi valituksen katsoen merkkien olevan sekoitettavissa toisiinsa.
Valituksessaan KHO:lle Kespro Oy vetosi ”menu” -sanan kuvailevuuteen ja korosti merkkien hallitsevien osien olevan siten erottamiskyvyttömiä. Valittaja vetosi lisäksi siihen, että arvioinnissa tulisi kyseisen sanan sijasta ottaa huomioon merkkeihin sisältyvät erottamis-kykyiset kuviot muutoin, sekä erityisesti siihen, että KHO:n aiemman ratkaisukäytännön perusteella hakijan aiemmin rekisteröidyllä tavaramerkillä tulisi olla vaikutusta sekoitettavuus-arvioinnissa. KHO ei kuitenkaan muuttanut MAO:n päätöksen lopputulosta. KHO toisti MAO:n esittämän argumentin siitä, että tavaramerkkien kuvio-osien vähäinen eroavaisuus ei riitä poistamaan merkkien samankaltaisuutta. Sen sijaan se oli eri mieltä MAO:n kanssa siitä, ettei sekoitettavuusarvioinnissa hakijan aikaisemmalla rekisteröidyllä tavaramerkillä voisi olla vaikutusta. KHO totesi tähän liittyen, että rekisteröintiesteenä olevan EU-tavaramerkin erottamiskykyä heikentää entisestään se, että se on rekisteröity rinnakkain valittajan aikaisemman tavaramerkin kanssa. KHO:n mukaan tavaramerkkien välillä on siitä huolimatta niin vahva samankaltaisuus ja kyseessä olevat tavarat ovat suurimmaksi osaksi identtiset, ettei sekaannusvaaraa ole syytä arvioida toisin kuin MAO on tehnyt.
(MT)