Vuosikirjaratkaisu KHO 2016:192
PRH oli hylännyt valittajan hakemuksen tavaramerkille FOX, koska se oli sekoitettavissa samoille tavaroille aikaisemmin rekisteröityihin kahteentoista eri yhteisön tavaramerkkiin, jotka sisälsivät myös sanan ”fox”. Tavaramerkkien hallitsevat osat olivat samankaltaisia, eikä kuvio-osissa olleet eroavaisuudet olleet riittäviä poistamaan samankaltaisuutta. Valittaja oli vedonnut siihen, että sen aikaisemmin rekisteröimät tavaramerkit, jotka sisälsivät sanan ”fox”, tulisi ottaa huomioon arvioitaessa nyt haettavan tavaramerkin sekoitettavuutta yhteisön tavaramerkkeihin. Asiassa oli merkkien sekoitettavuuden lisäksi kyse siitä, mikä merkitys hakijan aiemmin kyseisille tavaroille rekisteröimillä samankaltaisilla kansallisilla tavaramerkeillä oli sekoitettavuusarvioinnin kannalta. PRH:n mukaan TML 7 §:n tarkoittamaan aikaisempaan oikeusperusteeseen voidaan kuitenkin vedota vain identtisten merkkien osalta. Hakija valitti PRH:n päätöksestä, jolloin asia siirtyi MAO:n käsiteltäväksi.
MAO hylkäsi kanteen vedoten siihen, että tavaramerkin rekisteröinnille on este, jos se on sekoitettavissa aiemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin. Sekoitettavuuden osalta MAO oli samalla linjalla PRH:n kanssa ja piti merkkejä kokonaisuutena arvioiden toisiinsa sekoitettavina. Valittajan aikaisemmin rekisteröityjen tavaramerkkien osalta MAO viittasi KHO:n päätökseen (taltionumero 2575, ratkaisu annettu 20.8.2013), jossa KHO katsoi, ettei TML:n 7 §:stä voida johtaa oikeutta rekisteröidä aiemmalla rekisteröinnillä suojatun merkin variaatiota siitä riippumatta, että se on sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin. MAO katsoi, ettei valittajan aikaisemmalla rekisteröinnillä ole merkitystä nyt kyseessä olevien merkkien sekoitettavuutta arvioitaessa ja hylkäsi valituksen katsoen merkkien olevan sekoitettavissa toisiinsa.
Valituksessaan KHO:lle valittaja vaati vedoten aikaisempaan oikeusperusteeseen ja sanan ”fox” erottamiskyvyttömyyteen, että haetun tavaramerkin FOX rekisteröinti hyväksytään. KHO yhtyi MAO:n perusteluihin tavaramerkkien sekoitettavuuden osalta ja hylkäsi valituksen. KHO:n mukaan aikaisempaa oikeusperustetta koskeva TML:n 7 § (nykyinen 9 §) koskee kahden jo suojatun tavaramerkin välisiä kollisioita, eikä säännös koske tavaramerkin rekisteröinnin edellytysten arviointia. Tämän takia siitä ei voida johtaa oikeutta rekisteröidä tavaramerkkiä, jolle on rekisteröinnin este sen vuoksi, että se on sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin. Vaikka olisikin niin, että rekisteröinnin esteenä olevaa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei olisi tullut hyväksyä sen takia, että se oli sekoitettavissa valittajan jo aiemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin, sen perusteella ei voida kuitenkaan ohittaa nyt kyseessä olevaa rekisteröinnin estettä. Yhteisön tavaramerkin muodostamasta esteestä voitaisiin päästä eroon vain siten, että se mitätöitäisiin kanteen nostamisen johdosta.
KHO totesi, ettei ollut perusteita päätyä eri lopputulokseen kuin MAO.
(MT)