Valio Oy (yhtiö) oli hakenut kolmionmuotoista, hopeanväristä pakkausta rekisteröitäväksi tavaramerkiksi juustoille luokassa 29. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli hylännyt hakemuksen erottamiskyvyn puutteesta johtuen: kolmiomuoto katsottiin yksinomaan juuston käyttötavasta johtuvaksi (juustotahkon sektori), ja hopeinen folio oli tavanomainen pakkausmateriaali juustoille. Lisäksi yhtiö oli esittänyt haetun merkin tulleen erottamiskykyiseksi käytön kautta. Tunnettuustutkimuksissa yli puolet osallistujista oli yhdistänyt hopeisen, kolmionmallisen pakkauksen yhtiöön ja sen AURA-tavaramerkkiin. PRH katsoi, että yksinomaan tavaran luonteenomainen muoto ei voinut saavuttaa erottamiskykyä käytön kautta, sillä tällaista piirrettä ei ollut mahdollista käyttää tavaramerkin tavoin erottamaan merkinhaltijan tavarat muista.
Yhtiö oli valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen (MAO). MAO katsoi PRH:n tapaan, että haetulta ulkoasumerkiltä puuttui alkuperäinen erottamiskyky juustoille tyypillisen ja luontaisen muodon sekä pakkaustavan perusteella. Käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä MAO totesi, ettei haettu ulkoasumerkki tarkoittanut pelkkää tavaran luonteenomaista muotoa, sillä hakemus kattoi myös hopeisen värin. Näin ollen käytön kautta saavutettua erottamiskykyä oli vielä arvioitava tarkemmin. MAO päätyi siihen, että yhtiön esittämä näyttö koski ainoastaan AURA-merkin käyttöä ja tunnettuutta, eikä haettua ulkoasumerkkiä ollut käytetty tavaramerkkinä sellaisenaan ilman AURA-tunnusta. Näin ollen pelkkä pakkauksen ulkoasu ei ollut saavuttanut erottamiskykyä. MAO hylkäsi valituksen.
Yhtiö valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) perustellen valitustaan sillä, että hopeisen folion käyttö juustopakkauksissa ei ollut tavanomaista vaan hyvin harvinaista Suomessa, eikä tavaramerkkiä ollut haettu folion käyttöön sinänsä. Laajan tunnettuuden saavuttanutta AURA-juustoa oli markkinoitu haetun ulkoasumerkin mukaisessa pakkauksessa jo vuosikymmenten ajan. Yhtiö vetosi myös EUT:n oikeuskäytäntöön erottamiskyvyn saavuttamisesta ja huomautti, ettei juusto- tai muitakaan pakkauksia ole mahdollista markkinoida ilman etikettejä, jotka osoittavat pakkauksen sisällön.
KHO totesi arvioitavana olevan, onko haettu merkki sellaisenaan erottamiskykyinen, ja kielteisessä tapauksessa, onko se käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi luokassa 29 juustoille. Edelleen kielteisessä tapauksessa yhtiö oli rajoittanut hakemuksen koskemaan vain sinihomejuustoja. Ensimmäiseen kysymykseen alkuperäisestä erottamiskyvystä KHO vastasi PRH:n ja MAO:n tavoin kielteisesti. Haettu merkki tarkoitti juustoille tyypillistä ja luontaista muotoa sekä pakkausmateriaalia, joten erottamiskyky puuttui.
KHO katsoi MAO:n tavoin, ettei haettu merkki koostunut pelkästä luonteenomaisesta muodosta, vaan sen yhdistäminen hopeiseen kääreeseen oli olennaista. EUT:n oikeuskäytännön mukaan erottamiskyky voidaan saavuttaa, vaikka merkkiä olisi käytetty vain osana laajempaa kokonaisuutta. Näin ollen haettu merkki saattoi olla rekisteröitävissä. KHO kuitenkin painotti, ettei rekisteröitäväksi haettua ulkoasua ole käytetty tavaramerkin tavoin ilman AURA-merkkiä. EUT:n käytännön mukaan kyselytutkimuksille ei tule antaa liian suurta itsenäistä painoarvoa erottamiskyvyn arvioinnissa. KHO totesi, että yhtiö ei ollut esittänyt riittävää selvitystä siitä, että ulkoasu olisi tullut erottamiskykyiseksi kyseessä oleville tavaroille ja kohderyhmä mieltäisi kysymyksessä olevan ulkoasun perusteella tuotteiden valmistajaksi Valion. Arviointia ei muuttanut rekisteröintivaatimuksen rajoittaminen sinihomejuustoihin.
KHO hylkäsi valituksen ja pysytti markkinaoikeuden päätöksen.
(JR)