Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli rekisteröinyt Oy Valioravinto Ab:lle tavaramerkin nro 247045 Valioravinto 1960 (kuvio) tavaroille luokissa 5, 29, 30, 31 ja 32 (rekisteröity merkki). Valio Oy (valittaja) oli tehnyt väitteen rekisteröinnin esteestä sillä perusteella, että rekisteröinti koskee samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin sen yhteisön tavaramerkki nro 174359 VALIO luokissa 5, 29, 30, 31 ja 32, yhteisön tavaramerkki nro 8122641 Valio (kuviomerkki) luokissa 5, 29, 30 ja 32 sekä laajalti tunnettujen tavaramerkkien listaan hyväksytty merkki nro 2007025 VALIO luokissa 29 ja 32. Valittajalla oli myös useita muita sana- ja yhdistelmämerkkejä, joissa esiintyi sana valio. PRH katsoi, että merkit koskivat samoja tai samankaltaisia tavaroita, mutta eivät kokonaisuutena arvioiden olleet niin samanlaisia, että ne olisivat sekoitettavissa. Valittajan väite hylättiin.
Valittaja valitti päätöksestä markkinaoikeuteen (MAO). MAO totesi ratkaistavan olevan, onko rekisteröity merkki Valioravinto 1960 sekoitettavissa valittajan edellä mainittuihin VALIO-merkkeihin tai yhdistetäänkö se laajalti tunnettuun tavaramerkkiin VALIO. Sekoitettavuuden osalta MAO katsoi, että tavaroiden samuus tai samankaltaisuus toteutuvat siltä osin, kuin valittajan merkit koskivat luokkia 5, 29, 30, 31 ja 32. Rekisteröidystä merkistä se lausui, että sana valioravinto on itsessään kuvaileva, mutta merkki kokonaisuudessaan on erottamiskykyinen luvun 1960 ja kuvioelementin vuoksi. Valittajan merkkien VALIO-sana sisältyy kokonaisuudessaan rekisteröityyn merkkiin, jossa sillä ei kuitenkaan ole itsenäistä, tunnusmerkinomaista asemaa. MAO totesi, ettei keskivertokuluttaja olettaisi tavaroiden olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä vain siksi, että sama, kuvailevassa käytössä oleva sana sisältyi rekisteröityyn merkkiin. Merkit eivät olleet sekoitettavissa. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta MAO lausui, ettei merkkien välillä vaadita sekoitettavuutta. Riittää, että merkki yhdistetään laajalti tunnettuun merkkiin. MAO katsoi, ettei keskivertokuluttaja yhdistäisi merkkejä toisiinsa niiden erilaisen kokonaisvaikutelman vuoksi. MAO hylkäsi valituksen.
Valittaja valitti MAO:n päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). KHO:ssa valittaja vetosi erityisesti siihen, että alemmat oikeusasteet olivat virheellisesti käsitelleet sanaa valio yleiskielen kuvailevana sanana, vaikka se on valittajan rekisteröity ja laajalti tunnettu tavaramerkki. Rekisteröidyn merkin salliminen johtaisi valittajan tavaramerkkioikeuden merkittävään heikentymiseen, sillä rekisteröidyllä merkillä varustetut tuotteet todennäköisesti käsitettäisiin osaksi VALIO-tuoteperhettä.
KHO painotti ratkaisussaan EUT:n oikeuskäytännön merkitystä. Se katsoi asiassa olevan riidatonta, että merkkien tarkoittamien tuotteiden samankaltaisuus oli käsillä, sillä merkit kattoivat samoja tavaraluokkia. MAO:n ratkaisusta poiketen KHO piti rekisteröidyn merkin hallitsevana ja ainoana erottamiskykyisenä osana alkuosan sanaa valio. Merkissä esiintyvä vuosiluku oli vähäpätöisessä asemassa, ravinto-sana oli kuvaileva eikä lehtikuviokaan ollut omaperäinen. Näin ollen KHO katsoi sanan valio säilyttävän rekisteröidyssä merkissä itsenäisen tunnusmerkin aseman. Merkit olivat siis ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samanlaisia.
KHO katsoi valittajan merkkien muodostavan VALIO-tuoteperheen, johon kuului useita valio-sanan sisältäviä sanamerkkejä, kuten nro 208760 VALIOJOGURTTI, jotka oli muodostettu samaan tapaan kuin rekisteröity merkki Valioravinto. KHO katsoi tällä perusteella, että keskivertokuluttaja olettaisi merkkien välillä olevan taloudellisen yhteyden. Sekoittamisvaara oli olemassa luokan 29 tavaroiden maito ja maitotuotteet, juustot, ravintorasvat, marja- ja hedelmäkeitot sekä luokan 32 tavaroiden hedelmäjuomat ja tuorehedelmämehut osalta.
Lisäksi KHO lähestyi laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa arvioimalla, yhdistäisikö kohdeyleisö merkit toisiinsa. Tällainen yhteys laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin välillä on olemassa silloin, jos myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneessa sekä kohtuullisen tarkkaavaisessa ja huolellisessa keskivertokuluttajassa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä. Ottaen huomioon merkkien samankaltaisuuden sekä VALIO-merkin laajan tunnettuuden ja erottamiskyvyn KHO katsoi, että kohderyhmä yhdistäisi rekisteröidyn merkin valittajan merkkeihin. Rekisteröidyn merkin salliminen olisi omiaan heikentämään valittajan merkkien erottamiskykyä ja saattaisi johtaa niiden erottamiskyvyn ja maineen sopimattomaan hyväksikäyttöön. Se seikka, että rekisteröity merkki viittasi yhtiön toiminimeen, ei ollut hyväksyttävä syy merkin sallimiseen. Näin ollen rekisteröinnille oli tavaramerkkilain 6 §:n mukainen este.
KHO palautti asian patentti- ja rekisteröintihallitukselle rekisteröinnin kumoamista varten.
(JR)