Markkinaoikeuden käsittelemässä asiassa oli kyse tavaramerkin vakiinnuttamisesta, rekisteröinnin mitätöimisetä sekä oikeuksien siirtymisestä. Hardeco Finland Oy (Hardeco) vaati, että Lunapark Scandinavia Ltd:n (Lunapark) rekisteröimä tavaramerkki mitätöitäisiin koska hakemus olisi tehty vilpillisessä mielessä. Hardeco vetosi aiempaan oikeuteen, jonka mukaan tavaramerkki olisi vakiintunut sille tai tämän edeltäjälle Karkkimies Oy – Candyman Ltd ja siten myöhemmin siirtyneet kantajalle liiketoimintakaupan yhteydessä.
Kokonaisuudessaan on kyse laajemmasta asiakokonaisuudesta, johon on liitettynä useampi kysymys sekä kanne. Markkinaoikeus on kuitenkin aikaisemmin päättänyt käsitellä asiat 2020/406 (tavaramerkin käyttö ja loukkaus), 2020/474 (rekisteröidyn tavaramerkin mitätöiminen) ja 2020/478 (tavaramerkin vakiinnuttaminen) samassa oikeudenkäynnissä vasta sen jälkeen kun on annettu välituomion asiassa 2020/478 sekä tuomion tapauksessa 2020/474. Asioiden käsittelyä diaarinumero 2020/406 ja 2020/478 jatketaan kun edellä mainittu tuomio ja välituomio ovat lainvoimaisia.
Lunapark on jättänyt tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 29.8.2003, jonka perusteella 14.8.2009 on rekisteröidyn tavaramerkin 246144 DRACULA (jäljempänä DRACULA) haltija, luokassa 30: ”kaakao, sokeri, leivonnaiset, makeiset, jäätelö, hunaja, siirappi”.
Hardecon on kanteessaan kuitenkin esittänyt, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n edeltäjä Karkkimies Ky:n perustaja on DRACULA tavaramerkin alkuperäinen haltija ja kehittäjä. Tavaramerkkiä ei ole rekisteröity, mutta Hardecon mukaan pitkäaikaisen, intensiivisen ja laajamittaisen käytön perusteella se on vakiintunut Hardecolle tai sen edeltäjälle. Hardecon mukaan kyseiset merkit tunnetaan yleisesti makeisten jälleenmyyjien ja kuluttajien keskuudessa Hardecon edeltäjien tunnuksina makeisille, jo ennen Lunaparkin rekisterihakemuksen jättöpäivää. Hardeco esittää, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n käytössä olleet tunnukset ovat siirtyneet Hardecolle liiketoimintakaupan yhteydessä vuonna 2019.
Lunaparki vaati ensisijaisesti kanteen tutkimatta jättämistä, toissijaisesti, että kanne jätettäisiin tutkimatta siltä kun on kyse rekisteröidyn tavaramerkin kattamista tavaroista, eli makeisista. Kolmassijaisesti Lunaparka on esittänyt, että kanne hylätään.
Markkinaoikeus on tavaramerkin vakiintumiseen liittyvässä arvioinnissa viitannut tavaramerkkilain esitöihin, missä todetaan, että jotta tavaramerkkiä pidettäisiin vakiintuneena ei edellytetä kaikkien asianomaisten kohderyhmässä tunnistavan merkkiä. Edellytyksenä on, että huomattava osa kohderyhmästä tuntee vakiintuneeksi katsotun merkin. Esillä olevassa tapauksessa oli kuitenkin kyse kahdesta tai useammasta tahosta, jotka olivat käyttäneet samaa tunnusta, samoille tavaroille pidemmän ajan. Näin ollen todettiin, että tunnuksen ei ilman erityisen kattavaa ja vahvaa näyttö voida katsoa vakiintuneen toiselle näistä.
Selvityksen ja kokonaisuuden arvioinnin perusteella markkinaoikeus katsoi, että kuluttajat tai kohdeyleisöön kuuluvat makeisalan ammattilaiset eivät yhdistäneet DRACULA merkkiä Hardecoon tai sen edeltäjään. Tämän perusteella MAO totesi, että esitetyn näytön perusteella ei voitu katsoa, että DRACULA tavaramerkki olisi vakiintunut Hardecolle tai Karkkimies Oy – Candyman Ltd:lle tavaramerkkilaissa tarkoitetuin tavoin.
Toiseksi Hardeco vaati, että markkinaoikeus mitätöisi Lunaparkin rekisteröimän DRACULA tavaramerkin koska katsoivat, että Lunapark oli tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Hardeco esitti mitätöimisen perusteena, että Lunapark on hakiessaan aikonut perusteettomasti hyötyä Hardecon edeltäjien käyttämistä DRACULA merkeistä sekä estääkseen varsinaisen merkinhaltijan harjoittaman toiminnan. Hardecon mukaan kyseessä oli double identity-tilanne, joka aiheutti sekaannusvaaran.
Lunapark kiisti tehneensä rekisteröinnin vilpillisessä mielessä vaan totesi, että sillä on ollut liiketoiminnallisesti hyväksyttävä peruste hakea rekisteröintisuojaa. Lunapark vaati, että vilpilliseen mieleen perustuva mitätöintivaatimus ensisijaisesti tulee jättää tutkimatta ja toiseksi hylätä.
Markkinaoikeus nojautui arvioinnissa aiempaan oikeuskäytäntöön. Oikeuskäytännössä on katsottu, että ehdotonta mitättömyysperustetta voidaan soveltaa silloin kuin merkityksellisistä ja yhtäpitävistä sekoista ilmenee, että tavaramerkin haltijan aikomuksen ei ole ollut osallistua rehellisesti kilpailuun vaan toimia hyvän liiketavan vastaisesti saadakseen etuja tai tavaramerkin yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kun tavaramerkin tehtäviin kuuluviin. Lunapark on riidattomasti tarkoittanut käyttää ja myös esitetyn selvityksen mukaan käyttänyt hakemaansa tavaramerkkiä omassa liiketoiminnassaan. Kyseeseen ei näin ollen tule tarkoitus vahingoittaa muita toimijoita tai toimia hyvän liiketavan vastaisesti.
Markkinaoikeus katsoi kokonaisuuden arvioinnin perusteella, että Lunaparkin ei voida katsoa tehneen rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä, tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin tarkoitetuin tavoin. Hardecon mitätöintivaatimus hylättiin siltä osin kun kantaja oli vedonnut aiempaan oikeuteensa. Hardecolla ei ole tavaramerkkilain 58 §:n 3 momentin mukaista oikeutta vaatia tavaramerkin mitättömäksi julkistamista.
(SU)