Asiassa oli kysymys siitä, tuleeko kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, olla asiamies, joka voidaan merkitä Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä pidettävään luetteloon.
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) oli ilmoittanut PRH:lle, että kansainvälinen haltijan Mexon OOD:n tavaramerkkirekisteröinti VIR nro 1068629 luokissa 3 ja 5 koski Madridin pöytäkirjan perusteella muun ohessa Suomea. PRH oli 27.3.2014 antamallaan päätöksellä kokonaisuudessaan hylännyt Hypred SAS:in (kantaja) väitteen siitä, että merkki oli sekoitettavissa kantajan aikaisemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin. Näin ollen kansainvälinen rekisteröinti VIR koski Suomea.
Hypred SAS vaati MAO:ssa, ettei kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti VIR koske Suomea väitemenettelyssä esitetyistä syistä.
PRH:n totesi lausunnossaan, että asiamiesedellytys koskee vain kansallisen tavaramerkin haltijaa. PRH ei edellytä, että jokaisella kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla olisi asiamies, joka asuu Euroopan talousalueella. Myöskään valituksessa esitetyt lisäperustelut koskien sekoitettavuutta eivät antaneet aihetta muuttaa valituksenalaista päätöstä.
MAO totesi, että Madridin pöytäkirjan säännökset eivät estä sitä, että edellytys kansainvälisen rekisteröinnin kansalliseen voimassaoloon on asiamiehen asettaminen, mikäli tällainen edellytys koskee kansallisia rekisteröintejä. Tavaramerkkilain 56 f §:n mukaan, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Tavaramerkkilain 31 §:n 3 momentin mukaan, jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen hakijan tai merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehotettava tätä tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä. Valituksenalaisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ollut kotipaikkaa Suomessa. MAO katsoi, että PRH oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta kansainvälisen rekisteröinnin haltija olisi asettanut asiamiehen edustamaan itseään.
MAO kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi. PRH:n oli selvitettävä kansainvälisen rekisteröinnin haltijalta, asettaako tämä asiamiehen edustamaan itseään. Ellei rekisteröinnin haltija ilmoittanut asiamiestä, PRH:n tuli ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ollut enää voimassa Suomessa.
(HG)