Kolster Oy Ab (valittaja) vaati, että PRH:n päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle tavaramerkin nro 254065 SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ rekisteröinnin kumoamista varten luokan 30 tavaroiden ”jäätelöt” osalta. Valittajan mukaan rekisteröinti antaisi haltijalleen kohtuuttoman aseman samankaltaisia merkkejä vastaan. Rekisteröinnin haltija voisi rekisteröinnin nojalla puuttua ilmaisun ”Suomen rakastetuin jäätelö” käyttöön, vaikka PRH totesi tämän kuvailevan kyseessä olevia tavaroita. Merkissä oleva sana ”pakastetuin” viittasi välittömästi ja suoraan jäätelöihin sekä jäätelön säilytystapaan. Jäätelön pakastettavuutta tulisi valittajan mukaan pitää jäätelöön liittyvänä erityisenä ominaisuutena, ja merkki kuvaili näin ollen kysymyksessä olevia tuotteita.
PRH totesi lausunnossaan, että valituksessa ei esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa päätöstä. PRH ei ollut katsonut ilmaisun ”Suomen rakastetuin jäätelö” olevan erottamiskyvytön, vaan ainoastaan todennut, että kohderyhmä helposti yhdistäisi kyseessä olevan tavaramerkin tähän ilmaisuun.
Société des Produits Nestlé S.A. (vastaaja) vaati, että valitus hylätään. Iskulauseella ei ollut mitään merkityssisältöä, eikä se kuvannut jäätelön lajia, laatua, paljoutta tai käyttötarkoitusta. Merkki oli pidettävä kekseliäänä sanaleikkinä, joka loi mielikuvan ilmaisuun ”Suomen rakastetuin jäätelö”. Iskulauseen vapaana pitämiselle ei ollut tarvetta, ja tämän lisäksi pakastaminen on säilytystapa eikä jäätelöön liittyvä erityinen ominaisuus. Merkki oli ainutlaatuinen ja erottamiskykyinen.
MAO totesi ratkaisussaan ensinnäkin, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa oleva luettelo huomioon otettavista ominaisuuksista ei ole tyhjentävä. MAO viittasi kuitenkin EUT:n ratkaisukäytäntöön ja totesi, että rekisteröinti tulisi evätä ainoastaan, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo merkin kuvailevan jotakin näistä tavaran ominaisuuksista.
MAO totesi, että sana ”suomen” ilmaisi tavaroiden maantieteellistä alkuperää, kun taas sana ”jäätelö” suoraan kuvaili tavaroita. Myös merkin viittaus pakastamiseen voitiin MAO:n mukaan katsoa kuvailevan tavaroiden ominaisuuksia. Sanaa ”pakastetuin” ei kuitenkaan yleisesti käytetä alan tuotteita markkinoidessa, joten keskivertokuluttaja ei tunnistaisi sanan osoittavan tuotteen ominaispiirrettä. Vaikka merkki kokonaisuudessaan voitiin katsoa viittaavan jäätelöihin, se ei suoraan kuvailut näitä tavaroita tai niiden ominaisuuksia. MAO katsoi, että tavaramerkki oli omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista.
MAO hylkäsi valituksen.
Eri mieltä oleva jäsen katsoi, että keskivertokuluttajan oli katsottava ymmärtävän että ”Suomen pakastetuin” tässä yhteydessä viittasi tavaroiden suureen menekkiin. Näin ollen yhteys merkin sekä jäätelön ja sen ominaisuuksien välillä oli suora ja konkreettinen, eikä merkki näin ollen ollut erottamiskykyinen tavaroille ”jäätelöt”.
(HG)