MAO:503/15

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2014/333
Ratkaisun päivämäärä14.7.2015
Tuomion numero503
Laki, lainkohtaPatenttilaki 52 §, 53 b §
Riidanalaisen patentin numeroFI 121341
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Beneq Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Picosun Oy

PRH on 15.10.2010 myöntänyt Beneq Oy:lle patentin numero FI 121341. Picosun Oy on 5.3.2014 MAO:ssa vireille tulleella kanteellaan vaatinut, että Beneq Oy:n patentti numero FI 121341 julistetaan mitättömäksi. Voimassa olevan patentin mukainen patenttivaatimusasetelma muodostuu itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1, joka koskee pinnoitusmenetelmää (ALD), ja itsenäisestä patenttivaatimuksesta 9, joka koskee ALD-menetelmän käyttöä, sekä itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 liittyvistä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–8.

Beneq Oy (hakija) pyysi edellä mainittuun kanteeseen vastatessaan, että MAO rajoittaa hakijan patenttia numero FI 121341 ensisijaisesti liitteiden 2 ja 3 mukaisten muutettujen patenttivaatimusten sekä toissijaisesti liitteiden 5 ja 6 mukaisten muutettujen patenttivaatimusten mukaisena. Hakijan ensisijaisen pyynnön patenttivaatimusasetelmassa on epäitsenäinen patenttivaatimus 2 yhdistetty voimassa olevan patentin itsenäiseen ensimmäiseen patenttivaatimukseen, joka tarkoittaa, että pinnoitteen paksuutta koskeva määritelmä on rajoitettu muotoon 5–200 nm. Voimassa olevan patentin itsenäiseen patenttivaatimukseen 9 (= ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman mukainen itsenäinen patenttivaatimus 8) on tehty vastaava pinnoitteen paksuutta rajoittava muutos. Ensisijaisen pyynnön patenttivaatimusasetelmaan sisältyy uusi, itsenäinen patenttivaatimus 9 joka on: ”ALD-menetelmällä (Atomic Layer Deposition) aikaansaadun ohuen pinnoitteen, jonka paksuus on välillä 5 nm–200 nm, käyttö ainakin osan hopeatuotteesta, hopeatavarasta tai hopeapinnasta suojaamiseksi.”

Picosun Oy (vastaaja) vaati, että MAO hylkää hakijan esittämän ensisijaisen pyynnön. Ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 9 merkitsee suoja-alan laajentumista patenttilain 53 b §:n 3 kohdan vastaisesti. Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman mukaiset patenttivaatimukset eivät täytä patenttilain 53 b §:n 2 kohdan vaatimusta, jonka mukaan muutetut patenttivaatimukset eivät saa käsittää sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä. Hakijan esittämän toissijaisen pyynnön osalta vastaajalla ei ollut huomauttamista.

MAO katsoi, että koska ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on otettu pinnoitteen paksuutta koskeva rajoitus ja koska ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäisen patenttivaatimuksen 8 osalta pinnoitteen paksuutta on vastaavasti supistettu, rajoittamisen toteuttaminen täyttää ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman patenttivaatimusten 1–8 osalta patenttilain 53 b §:ssä säädetyt ehdot rajoittamisen hyväksymiselle.

MAO katsoi, että ensisijaisen rajoittamispyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan sisältyvä itsenäinen patenttivaatimus 9 merkitsisi voimassa olevan patentin mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan nähden kokonaan uuden, ylimääräisen pinnoitteen käyttöä koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen sisällyttämistä patenttivaatimusasetelmaan. Beneq Oy on esittänyt, että mainitun patenttivaatimuksen sanamuodolla saattaa olla tietyissä erityistapauksissa vaikutusta patenttivaatimuksen uutuuden ja keksinnöllisyyden arviointiin. Itsenäisen patenttivaatimuksen 9 osalta pyyntö ei ole patenttilain 53 b §:n osalta edellytetyllä lailla todellinen rajoittaminen.

MAO katsoi, että hakijan esittämän toissijaisen pyynnön patenttivaatimusasetelma vastaa hakijan ensisijaisen rajoittamispyynnön mukaista patenttivaatimusasetelmaa patenttivaatimusten 1–8 osalta, jolloin toissijainen pyyntö täyttää patenttilain 53 b §:ssä säädetyt ehdot rajoittamisen hyväksymiselle.

MAO hylkäsi hakijan esittämän ensisijaisen pyynnön. MAO hyväksyi hakijan esittämän toissijaisen pyynnön.

JL

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatpatentit, rajoittaminen

Share: