Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) oli ilmoittanut 29.7.2010 PRH:lle, että kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti ENNESY (kuvio) numero 1043666 luokassa 25, jonka haltija oli X Kiinasta ja jonka rekisteröintipäivä oli 3.6.2010, koski Madridin pöytäkirjan perusteella muun ohessa Suomea. PRH oli 23.4.2013 antamallaan päätöksellä hylännyt Societe Jas Hennessy & CO:n (kantaja) väitteen kokonaisuudessaan, joten kansainvälinen rekisteröinti ENNESY (kuvio) koski Suomea.
Kantaja vaati, ettei kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti ENNESY (kuvio) koskenut Suomea jo sen vuoksi, että sen haltijalla, jonka kotipaikka ei ollut Suomessa, ei ollut asiaa PRH:ssa käsiteltäessä asiamiestä. Lisäksi valittaja vaati, että joka tapauksessa mainittu rekisteröinti ei koskenut Suomea ensinnäkin johtuen sen sekoitettavuudesta valittajan merkkeihin ja toiseksi johtuen siitä, että valittajan merkki oli laajalti tunnettu valituksen ohessa esitetyn selvityksen perusteella.
PRH:n mukaan asiamiesedellytys koski vain kansallisen tavaramerkin haltijaa. PRH ei edellyttänyt, että jokaisella kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla oli Euroopan talousalueella asuva asiamies. Lisäksi sekoitettavuutta koskeneet lisäperustelut eivät antaneet aihetta muuttaa päätöstä. Valituksessa esitetty näyttö valittajan vetoamastaan merkkinsä laajalti tunnettuudesta ei ollut riittävä.
MaO totesi, ettei valituksenalaisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ollut kotipaikkaa Suomessa. PRH oli menetellyt virheellisesti, kun se katsoessaan, että kansainvälinen rekisteröinti oli saatettavissa voimaan Suomessa, ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta kansainvälisen rekisteröinnin haltija olisi asettanut asiamiehen edustamaan itseään.
MaO kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian PRH:lle sen selvittämiseksi, asettiko kansainvälisen rekisteröinnin ENNESY (kuvio) haltija asiamiehen edustamaan itseään. Ellei mainittu haltija ilmoittanut asiamiestä, PRH:n tuli ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ollut enää voimassa Suomessa.
(MO)