Valio Oy oli hakenut tavaramerkkiä VALIO rekisteröitäviksi tavaraluokissa 9 ja 16 hakemuksessa määritellyille tavaroille sekä palveluluokissa 35, 41, 42 ja 43 hakemuksessa määritellyille palveluille. Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt hakemuksen, koska sen mukaan sana ”valio” on ilman erottamiskykyä. Valio Oy valitti päätöksestä MAO:een vaatien, että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen merkin rekisteröimiseksi. Valio Oy katsoi, että suomalainen kuluttaja ei miellä sanaa ”valio” adjektiiviksi ja että pitkäaikaisen käytön myötä sana on irtaantunut sen alkuperäisestä merkityksestä ja saanut uuden itsenäisen merkityksen Valio Oy:n tavaramerkkinä.
MAO katsoi, että asiassa tulee ensin arvioida, onko haettu sanamerkki VALIO itsenäisesti erottamiskykyinen haetuissa luokissa. Jos vastaus on kielteinen, tulee arvioida, onko merkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella haetuille tavaroille ja palveluille. MAO totesi, että 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 3 §:n (616/2016) mukaan merkki on erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista. Merkki, joka ilmaisee tavaran tai palvelun lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai –aikaa ei sellaisenaan ole erottamiskykyinen. Arvostelussa tulee kiinnittää huomiota kaikkiin asianhaaroihin sekä erityisesti siihen, kauanko ja kuinka laajalti merkkiä on käytetty. Oikeuskäytännön osalta MAO totesi, että erottamiskykyä tulee arvioida suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu. Lisäksi arviossa tulee huomioida, miten kohderyhmä käsittää merkin. Tässä tapauksessa MAO katsoi kohderyhmään kuuluvan sekä tavallisia kuluttajia että asiantuntijoita esimerkiksi myynnin ja ravitsemuksen alalta.
MAO totesi Patentti- ja rekisterihallituksen tavoin, että sana ”valio” tarkoittaa ryhmänsä, lajinsa, rotunsa tai muun sellaisen parhaisiin kuuluvaa yksilöä. MAO viittasi myös viimeisimpään oikeuskäytäntöön (KHO 28.5.2015 antama ratkaisu), jossa KHO oli päätynyt samaan lopputulokseen merkin ”VALIO KOTIRUOKAA” osalta.
Käytön perusteella syntyvän erottamiskyvyn osalta MAO katsoi, että EUT:n oikeuskäytännön perusteella kohderyhmän tai ainakin merkittävän osan siitä tulee yhdistää kyseinen merkki tietyn yrityksen tavaroihin tai palveluihin. Arvioinnissa voidaan huomioida muun muassa tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, missä määrin yritys on käyttänyt varoja merkin tunnetuksi tekemiseen sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot sekä mielipidetutkimukset. Valio Oy esitti paljon näyttöä siitä, että VALIO-brändillä on vahva asema Suomen elintarvikemarkkinoilla. Yritys ei kuitenkaan osoittanut, että kohderyhmä yhdistäisi haetun sanamerkin VALIO nyt haettuihin tavara- ja palveluluokkiin. Näillä perusteilla MAO katsoi, että merkki ei ollut tullut erottamiskykyiseksi haetuissa luokissa.
MAO hylkäsi valituksen.
(NH)