BBS GmbH valmisti kevytmetallivanteita, joiden keskiömerkissä oli tavaramerkki BBS (122033). Vannetukku.fi Oy myi ja valmisti vuodesta 2014 lähtien vastaavanlaisia tuotteita käyttäen keskiömerkissään tunnusta 885. BBS GmbH katsoi tunnusten olevan keskenään sekoitettavissa ja vaati, että MAO vahvistaa vannetukku.fi Oy:n loukanneen BBS GmbH:n rekisteröityä tavaramerkkiä, kieltää vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta tai toistamasta menettelyään sekä velvoittaa vannetukku.fi Oy:n maksamaan hyvitystä ja vahingonkorvauksia loukkauksesta ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.
Paalupaikka Oy oli rekisteröinyt EU-tavaramerkin 885 (013696836) ja myöntänyt vannetukku.fi Oy:lle käyttölisenssin merkkiin. BBS GmbH:n valitti merkistä EUIPO:on, joka antoi 15.7.2016 päätöksen, jonka mukaan merkki aiheuttaa sekaannusvaaran BBS (122033) kuviotavaramerkkiin. Tämän takia Paalupaikka Oy:n merkki kumottiin. Vannetukku.fi Oy:llä oli jatkanut merkin käyttämistä EUIPO:n ratkaisusta huolimatta vedoten siihen, että sillä oli Paalupaikka Oy:n toiseen EU-tavaramerkkiin 885 (kuvio) (012283231) lisenssi. Vastaaja vetosi myös siihen, että se on käyttänyt toiminnassaan rekisteröityä EU-tavaramerkkiä sekä siihen, että yrityksen verkkosivuilla on ilmoitettu, että yrityksellä ei ole mitään omistuksellisia, toiminnallisia tai muita yhteyksiä BBS GmbH:hon.
MAO katsoi asian pääkysymyksen koskevan merkkien sekaannusvaaraa. Lisäksi asiassa tuli tutkia väitettä siitä, että vannetukku.fi Oy:n käyttämä merkki olisi rekisteröity EU-tavaramerkki. Näiden lisäksi asiassa täytyi ratkaista väitettyyn loukkaukseen perustuva velvollisuus maksaa hyvitystä ja vahingonkorvausta.
MAO totesi, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien välillä on sekaannusvaara, jos kohdeyleisö saattaa erehtyä luulemaan, että tavaroilla tai palveluilla on sama alkuperä. Tapauksessa molemmat merkit muodostuivat kolmesta kirjaisimesta, ne olivat suhteiltaan samankokoisia, lihavoituja, kursivoituja sekä varjostettu samoilta kohdin. Vastaajan käyttämät numerot 8 ja 5 muistuttivat BBS GmbH:n merkin B ja S –kirjaimia. Näillä perusteilla merkkejä oli pidettävä huomattavan samankaltaisena. Arviointiin ei vaikuttanut se, että vannetukku.fi Oy:n käyttämä merkki oli värillinen ja että numeroiden taustalla oli geneerinen pallokuvio. Merkkien lausuntatavan ja merkityksen osalta MAO totesi, että yhdenlaisuutta ei ole. Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa tuli huomioida merkin erottamiskyvyn aste. MAO katsoi, että BBS-tavaramerkki oli kohdeyleisön piirissä tunnettu ja sen tähden normaalisti erottamiskykyinen merkki. Kaiken kaikkiaan MAO katsoi, että kohdeyleisö on saattanut luulla tuotteiden olevan samasta alkuperästä tai että yritysten välillä on ollut kytköksiä. Sillä, että vannetukku.fi Oy:n verkkosivuilla oli ilmoitus siitä, että yrityksellä ei ole sidoksia BBS GmbH:hon, ei ollut merkitystä. Näin ollen MAO katsoi, että merkkien BBS ja 885 välillä on sekaannusvaara.
Vannetukku.fi Oy vetosi siihen, että sillä oli oikeus käyttää merkkiä, koska sillä oli käyttöoikeus Paalupaikka Oy:n rekisteröimään EU-tavaramerkkiin 885 (012283231). MAO kuitenkin totesi, että merkin etuoikeuspäivä oli 14.4.2014, kun taas BBS-merkin etuoikeuspäivä oli 8.5.1990. Näin ollen BBS GmbH:lla oli aikaprioriteetti ja vannetukku.fi Oy oli syyllistynyt tavaramerkkiloukkaukseen.
Hyvitysten osalta MAO katsoi kohtuulliseksi hyvitykseksi kantajan esittämän 10 prosentin lisenssimaksun tuotteiden tuottamasta liikevaihdosta. Vahingonkorvausten osalta MAO katsoi, että kantaja ei ole osoittanut sille syntynyttä tappiota tai vahinkoa goodwill-arvon heikentymisenä. Näin ollen MAO hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen.
MAO vahvisti, että vannetukku.fi Oy on syyllistynyt tavaramerkkiloukkaukseen, minkä vuoksi MAO kielsi vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta tai toistamasta toimintaansa. MAO tuomitsi vannetukku.fi Oy:n myös maksamaan hyvitystä ja kantajan oikeudenkäyntikulut.
(NH)