Bayerische Motoren Werke AG vaati, että Vannetukku.fi Oy:n tavaramerkkirekisteröinti numero 259060 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) poistetaan tavaramerkkirekisteristä kokonaisuudessaan. Valittajan mukaan vastaajan tavaramerkki oli sekoitettavissa valittajan EU-tavaramerkkiin numero 91884, kansalliseen tavaramerkkiin numero 25184 ja kansainväliseen rekisteröintiin numero 955419.
PRH oli katsonut, ettei merkki ollut sekoitettavissa valittajan rekisteröimiin merkkeihin. Merkit erosivat toisistaan visuaalisesti, foneettisesti ja merkityssisällöltään.
Valittajan mukaan BMW-merkki on Suomessa vakiintunut ja laajalti tunnettu. Näyttönä oli toimitettu muun muassa tuloste Forbes-lehden artikkelista, jossa BMW listattiin yhdeksi maailman arvokkaimmista brändeistä. PRH oli katsonut, ettei tämä osoittanut BMW-kuviomerkin olevan laajalti tunnettu Suomessa, vaikka kirjainyhdistelmä BMW sitä todennäköisesti olisikin. PRH oli todennut, ettei tavaramerkkilain 6 §:n 2 mom. mukainen laajalti tunnetun merkin suoja tule sovellettavaksi, eikä väitteentekijän merkkiä tule pitää vakiintuneena tavaramerkkinä.
Bayerische Motoren Werke valitti PRH:n päätöksestä. Valittajan mukaan kaikki edellä todetut merkit ovat erittäin erottamiskykyisiä jo sellaisinaan, ja ne ovat pitkäaikaisen ja laajamittaisen käytön perusteella tulleet vieläkin erottamiskykyisemmiksi. Valittaja katsoi merkin olevan myös Suomessa vakiintunut ja äärimmäisen laajalti tunnettu.
Vastaaja vaati valituksen hylkäämistä, koska sekaannusvaaraa ei ole.
Valittaja toimitti MAO:ssa lisäselvitystä tavaramerkkinsä tunnettuudesta Euroopan unionin alueella. PRH totesi siltä pyydetyssä lausumassa, että uuden näytön perusteella valittajan EU-tavaramerkkiä voitiin pitää laajalti tunnettuna. PRH katsoi vastaajan tavaramerkin käyttävän epäoikeutetusti hyväkseen BMW-merkin mainetta sen erottamiskykyä haitaten.
MAO totesi, että asia oli valittajan esittämän uuden selvityksen perusteella tullut uuteen tilaan. MAO ei ottanut ensi asteena ratkaistavakseen, mikä merkitys valittajan vasta MAO:ssa esittämälle uudelle selvitykselle oli annettava, vaan palautti asian PRH:n uudelleen käsiteltäväksi.
Päätös kumottiin ja asia palautettiin käsittelyyn.
(IK)