Volvo Trademark Holding Aktiebolag (Volvo) valitti markkinaoikeuteen Patentti- ja rekisterihallituksen 20.11.2018 tekemästä päätöksestä. Se vaati, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen sekä palauttaa asian PRH:lle kuviotavaramerkin numero 267897 V V-WHEELS rekisteröinnin kumoamista varten. Volvon mukaan kyseinen, Paalupaikka Oy:lle rekisteröity tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran useisiin Volvon aikaisemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin.
Volvon mukaan PRH:n päätös oli virheellinen muun muassa sen takia, että siinä ei otettu kantaa vertailtavien merkkien erottamiskykyisiin tai hallitseviin osiin, eikä siinä huomioitu Volvon käyttämän V-kirjaimen omintakeisuutta. Vastaajan tavaramerkin hallitseva ja erottamiskykyinen osa oli V-kirjain, ja erot Volvon ja vastaajan tavaramerkkien välillä ovat vähäisiä, jolloin merkkien välille syntyi mielleyhtymä. Volvo katsoi lisäksi, että vastaajan tarkoitus oli hyötyä Volvon maineesta.
Patentti- ja rekisterihallitus katsoi, ettei valituksessa oltu esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Vastaaja Paalupaikka Oy:n mukaan Volvon vaatimukset olivat perusteettomia ja että ne tuli hylätä kokonaisuudessaan.
Volvo oli aikaisemmin valittanut EU-tavaramerkkiä koskien EUIPO:n valituslautakunnan 21.3.2018 antamasta päätöksestä unionin yleiseen tuomioistuimeen, joka antoi 24.9.2019 tuomion Volvo Trademark v EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS) T-356/18. Markkinaoikeus lykkäsi Volvon pyynnöstä asian käsittelyä, kunnes EUYT:n tuomio oli tullut lainvoimaiseksi ja sitä seurannut asian palauttaminen ratkaistu. Valituslautakunta katsoi 19.8.2020 antamassaan päätöksessä, että Volvon EU-tavaramerkkejä oli pidettävä EU:ssa laajalti tunnettuina tavaramerkkeinä ja että Paalupaikka Oy:n tarkoituksena hakiessaan EU-tavaramerkkiä oli ollut hyötyä Volvon laajalti tunnettujen tavaramerkkien maineesta. Valituslautakunta hylkäsi näin ollen Paalupaikka Oy:n EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen. Volvo esitti lisälausumassaan, että asia tulisi ratkaista markkinaoikeudessa siten kuin EUYT:ssä ja EUIPO:n valituslautakunnassa, sillä kyse oli samanlaisista merkeistä.
Markkinaoikeus vertaili arviointinsa osana Paalupaikka Oy:n tavaramerkkiä lukuisiin Volvon tavaramerkkeihin. Merkkien vertailussa markkinaoikeus otti huomioon muun ohella samalla kirjasintyypillä kirjoitetut V-kirjaimet ja samanlaisen värimaailman. Merkit oli rekisteröity samoille tavaroille luokassa 12. Markkinaoikeuden mukaan sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.
Markkinaoikeus totesi sekaannusvaaran olevan sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Sekaannusvaara voi siten olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos tavaramerkkien kattamat tavarat ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen. Markkinaoikeus totesi, että Volvon tavaramerkkien luontainen erottamiskyky on korkea ja ne ovat lisäksi hyvin tunnettuja markkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan kokonaisuudessaan verrattuna vastaajaan tavaramerkkiin Volvon erinäiset merkit olivat ulkoasultaan joko erilaisia, heikosti samankaltaisia tai jossain määrin samankaltaisia. Merkit erosivat lausuntatavaltaan toisistaan ja niiden merkityssisältöä ei voitu verrata. Markkinaoikeus katsoi, että vastaajan tavaramerkki ei näin ollen aiheuttanut sekaannusvaaraa Volvon aikaisempiin merkkeihin.
Tämän jälkeen markkinaoikeus siirtyi arvioimaan sitä, oliko asiassa olemassa Volvon väittämällä tavalla laajalti tunnetun tavaramerkin suojaan perustuva rekisteröintieste. Markkinaoikeus tukeutui arvioinnissaan EU:n tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan laajalti tunnetulle merkille annettava suoja riippuu kolmesta edellytyksestä: 1. aikaisempi tavaramerkki ja merkki, jota on haettu tavaramerkiksi ovat samoja tai samankaltaisia, 2. aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu ja 3. on vaara, että merkin, jota on haettu tavaramerkiksi, käyttäminen ilman perusteltua syytä voisi merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olla niille haitaksi.
EUT:n oikeuskäytännön mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin vahvennetun suojan soveltaminen ei edellytä, että sen ja kolmannen käyttämän merkin välillä olisi sekaannusvaara. Riittävää on, että samankaltaisuuden aste aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Tavaramerkkiä voidaan pitää laajalti tunnettuna, kun merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee merkin. Volvo esitti asiassa laajaa selvitystä brändinsä ja merkkinsä tunnettavuudesta. Markkinaoikeuden mukaan esitetty selvitys osoitti, että sekä sanamerkki VOLVO että kansainvälinen kuviomerkkirekisteröinti olivat tulleet Suomessa laajalti tunnetuiksi tavaramerkeiksi ennen vastaajan tavaramerkin hakemispäivää.
Markkinaoikeus katsoi, että vaikka merkkien sanaosat erosivat toisistaan, niiden ulkoasun samankaltaisuuden vuoksi Volvon kansainvälisen kuviomerkkirekisteröinnin ja vastaajan tavaramerkin välille syntyy kohdeyleisön keskuudessa sellainen yhteys, jota laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saaminen edellyttää. Markkinaoikeus katsoi lisäksi osoitetuksi, että Paalupaikka Oy oli pyrkinyt hyötymään Volvon maineesta.
Markkinaoikeus tuli täten siihen johtopäätökseen, että valituksenalainen päätös oli virheellinen. Markkinaoikeus kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian PRH:lle tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten.
(SS)