Tapauksessa oli kyse kahdesta kanteesta, jotka käsiteltiin yhdessä, diaarinumerot 2020/457 ja 2021/2. Molemmissa kanteissa osapuolina olivat Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) ja vannetukku.fi Oy (Vannetukku). Tapauksessa 2020/457 BMW oli nostanut Vannetukkua vastaan kanteen, jossa vaati markkinaoikeutta vahvistamaan se, että Vannetukku loukkaa BMW:n tavaramerkkioikeuksia ja, vaati markkinaoikeutta kieltämään Vannetukkua jatkamasta ja toistamasta kyseistä loukkausta ja velvoittamaan Vannetukku suorittamaan BMW:lle hyvitystä ja vahingonkorvausta sekä määrätä Vannetukun hallussa olevien tuotteiden ja markkinointimateriaalien muuttamisesta tai hävittämisestä. Tämän jälkeen Vannetukku nosti vastakanteen (diaarinumero 2021/2) BMW:tä vastaan ja vaati, että markkinaoikeus julistaa BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) menetetyksi tietyiltä osin.
Tapauksessa oli siis kyse BMW:n EU-tavaramerkeistä numero 91884 BMW (kuvio) ja numero 14015143 BMW (kuvio). Kyseiset tavaramerkit olivat voimassa ja ne kattoivat muun ohella ajoneuvot ja niiden osat luokassa 12. BMW oli myös kansainvälisen rekisteröinnin numeron 955419 (kuvio) haltija. Tämä rekisteröinti myöskin kattoi muun ohella ajoneuvot ja niiden osat luokassa 12.
Vannetukku oli elinkeinotoiminnassaan Suomessa tarjonnut, saattanut markkinoille ja varastoinut sekä maahantuonut ja maasta vienyt luokkaan 12 kuuluvia ajoneuvojen vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä ns. Blaukreuz-tunnuksella ja käyttänyt sitä tunnusta myös tuotteiden mainonnassa. Vannetukun mukaan Blaukreuz-tunnus ei loukannut BMW:n tavaramerkkejä, tunnukset erosivat toisistaan paljon eikä Blaukreuz-tunnuksesta synny mielleyhtymää BMW:n kanssa. Vannetukku on myös ilmoittanut verkkosivuillaan, että Blaukreuz-tuotteet eivät ole BMW:n tuotteita ja tuotteilla ei ole keskinäistä yhteyttä.
Markkinaoikeus aloitti asian käsittelyn sen arvioimisesta, tuleeko BMW:n kansainvälinen rekisteröinti numero 955419 julistaa menetetyksi tietyiltä osin ja loukkasiko Vannetukun Blaukreuz-tunnuksen käyttö BMW:n tavaramerkkioikeuksia. Asiassa arvioitiin tuliko kansainvälinen rekisteröinti numero 955419 julistaa menetetyksi Euroopan unionissa käyttämättömyyden perusteella sen kattamille luokan 12 tavaroille ja loukkaako Vannetukun Blaukreuz-tunnuksen käyttö BMW:n aikaisempia EU-tavaramerkkejä. Asiassa tuli myös arvioida sitä, aiheuttaako Vannetukun käyttämä Blaukreuz-tunnus sekaannusvaaran mainittuihin BMW:n tavaramerkkeihin ja loukkaako kyseinen tunnus mainittujen tavaramerkkien mahdolliseen laajalti tunnettavuuteen perustuvia BMW:n tavaramerkkioikeuksia.
Markkinaoikeus otti asiassa sovellettavaksi EU tavaramerkkiasetuksen. Markkinaoikeus arvioi osapuolten tunnusten sekaannusvaaraa, samankaltaisuutta, erottamiskykyä ja sekaannusvaaraa kokonaisuutena. Markkinaoikeus totesi, että oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaara on myös sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Markkinaoikeus totesi, että kyseessä olleiden merkkien kattamien tavaroiden luonteen vuoksi tavaramerkkien ulkoasun voidaan katsoa ohjaavan keskivertokuluttajaa hänen valitessaan etenkin ajoneuvon vanteita ja niiden keskimerkkejä. Näin ollen markkinaoikeus katsoi, että tavaramerkkien ulkoasujen vertailulle oli annettava enemmän painoarvoa kuin merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön vertailulle.
Markkinaoikeus katsoi asiassa (diaarinumero 2020/457), että Vannetukun käyttämä Blaukreuz-tunnus aiheutti sekaannusvaaran BMW:n aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 14015143 BMW (kuvio). Markkinaoikeus ei ottanut kantaa muiden tavaramerkkien sekaannusvaaraan, sillä BMW oli esittänyt, että mikäli sen käsiteltävänä olevat kannevaatimukset hyväksytään jonkin sen vetoaman tavaramerin osalta. Näin ollen markkinaoikeus hyväksyi BMW:n kannevaatimukset 1 ja 2 ja asetti Vannetukulle 100.000 euron uhkasakon ehkäisemään määrätyn kiellon rikkomista.
Toisessa asiassa (diaarinumero 2021/2) markkinaoikeus hylkäsi Vannetukun vastakanteen. Markkinaoikeuden mukaan, koska oli katsottu, että BMW oli tosiasiallisesti käyttänyt kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) mukaista merkkiä Euroopan unionissa merkin kattamille tavaroille luokassa 12 relevanttina ajanjaksona ennen Vannetukun vastakanteen nostamista, EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksestä seuraa, ettei BMW:n oikeuksia saanut vaatia menetettäväksi. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, onko BMW:n kansainvälistä rekisteröintiä numero 955419 (kuvio) katsottava tosiasiallisesti käytetyn viiden vuoden ajanjaksona merkin rekisteröinnistä lukien.
Markkinaoikeus perusteli asiaa tavaramerkkiasetuksella ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöllä. Markkinaoikeus katsoi, että kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) tarkoittama kuviomerkki on saavuttanut BMW:n edellä mainitun EU-tavaramerkin käytön kautta vahvan erottamiskyvyn nyt kyseessä oleville luokan 12 tavaroille samalla maantieteellisellä alueella. Markkinaoikeus katsoi, että BMW oli esittänyt riittävän näytön kansainvälisen rekisteröintinsä numero 955419 (kuvio) käytöstä BMW:n EU-tavaramerkin numero 140151143 BMW (kuvio) osana. Näytetyn käytön katsottiin olevan EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklassa ja 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tosiasiallista. Merkin käyttö oli koskenut asian arvioinnin kannalta merkityksellistä ajankohtaa, sen voidaan katsoa kattavan nyt kyseessä olevat luokan 12 tavarat ja se on ollut maantieteellisesti ja asiallisesti riittävän laajaa.
Näin ollen markkinaoikeus vahvisti että vannetukku.fi Oy loukkaa elinkeinotoiminnassaan EU-tavaramerkkiä numero 14015143 BMW (kuvio) Suomessa tarjoamalla, saattamalla markkinoille, varastoimalla edellä mainittuja tarkoituksia varten, maahantuomalla ja maasta viemällä vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä markkinaoikeuden ratkaisun liitteestä ilmenevällä Blaukreuz-tunnuksella sekä käyttämällä mainonnassa ratkaisun liitteestä ilmenevää Blaukreuz-tunnusta; ja kielsi vannetukku.fi Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta edellä tuomiolauselman kohdassa 1 tarkoitettua loukkausta. Asiassa diaarinumero 2021/2 markkinaoikeus hylkäsi Vannetukun kanteen.
(MH)