Tapauksessa PaloDEx Group Oy (PaloDEx) valitti markkinaoikeuteen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätöksestä hylätä patenttihakemus FI 20145617. Patenttihakemus koski keksintöä nimeltä ”X-ray imaging unit for a medical imaging” (röntgenkuvantamisyksikkö lääketieteelliseen kuvantamiseen). PaloDEx vaati markkinaoikeutta kumoamaan PRH:n valituksenalaisen päätöksen 15.2.2016 ja palauttamaan asian PRH:n uudelleen käsiteltäväksi.
PaloDExin mukaan PRH oli katsonut virheellisesti, että kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen röntgenkuvausyksikkö olisi alan ammattimiehelle ilmeinen (päätöksessä mainittu viitejulkaisu D1). Viitejulkaisussa D1 esitetyssä panoraamakuvauksessa pyörijän pyörimisakselin on kierrettävä potilaan pään ympärillä skannauksen aikana. PRH katsoi, että sitä ei voida toteuttaa ilman mainitun viitejulkaisun kuvioista 1 ja 4 näkyviä liikkeitä A2 ja A3. PaloDExin mukaan tämä johtopäätös oli virheellinen ja selitti, että viitejulkaisun D1 kuviossa esitettyyn tarvitaan vain viitejulkaisun D1 kuvioista näkyvä lineaarinen liike A3 ja A4. Viitejulkaisun D1 kuviossa ei myöskään esitetä, että sen mukaista kuvausjärjestelmää voisi käyttää efalometrisessä kuvauksessa tai tietokonetomografiakuvauksessa. Viitejulkaisun D1 ei siten ole katsottava ohjaavan alan ammattimiestä muokkaamaan siinä esitettyä kuvausjärjestelmää niin, että kyseisen viitejulkaisun kuvioista näkyviä liikkeitä A3 ja A2 käytettäisiin tietokonetomografiakuvauksessa ja/tai kefalometrisessä kuvauksessa. Täten, PaloDExin mukaan alan ammattimies ei edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 lähtemällä päätyisi ilmeisellä tavalla itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 esitettyyn keksintöön.
PRH:n mukaan PaloDExin esittämät väitteet viitejulkaisusta D1 eivät pidä paikkansa ja päätöstä ei tulisi muuttaa. PRH:n mukaan viitejulkaisun D1 perusteella oli selvää, että kaikkia edellä mainittuja liikesuuntia A2, A3 ja A4 käytetään viitejulkaisussa esitetyn panoraamakuvauksen aikana. PRH:n johtopäätöksenä pysyi se, että patenttivaatimusten 1–7 ja 13–15 kohteiden ei siten ole katsottava eroavan olennaisesti edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 tunnetusta tekniikasta.
Markkinaoikeus hylkäsi valituksen patenttilain 13 § perusteella, todeten, että PaloDEx haki itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 patenttisuojaa sellaiselle, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty ja tarkasteltavissa olevien patenttivaatimusten mukainen keksintö ei siten ole jo sanotun johdosta patentoitavissa.
Markkinaoikeuden mukaan PaloDEx oli muuttanut itsenäistä patenttivaatimusta 1, silloin kun se oli käsiteltävänä PRH:ssa. Patenttivaatimukseen oli lisätty piirre ”jolloin lineaarista ja kääntymisliikettä käytetään ainakin tietokonetomografiakuvauksen ja /tai kefalomertiakuvauksen aikana”. Markkinaoikeus totesi, että muutettu patenttivaatimus kattoi suoritusmuodon, jossa pyörijäosan röntgenlähde toimii sekä tietokonetomografia ja kefalometriakuvauksen röntgenlähteenä ja jossa pyörijäosa asemoidaan kefalometriakuvauksen aikana pyörijäosan lineaarisen liikkeen ja ylähyllyn kääntymisliikkeen avulla. Selitys muutokselle löytyi perusasiakirjaan sisältyvistä patenttivaatimuksista 3 ja 12.
Perusasiakirjassa esiintyi epäitsenäinen patenttivaatimus 3. Markkinaoikeuden mukaan uusi itsenäinen patenttivaatimus 1 perustui perusasiakirjan mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 ja perusasiakirjan epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa 3 esitettyyn piirteeseen. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien vakiintuneessa ratkaisukäytännössä on katsottu, että epäitsenäisen patenttivaatimuksen yksittäinen piirre on yhdistettävissä itsenäiseen patenttivaatimukseen sillä ehdolla, että alan ammattimies käsittää, että kyseisellä yksittäisellä piirteellä ei selvästi ole läheistä toiminallista tai rakenteellista yhteyttä saman epäitsenäisen patenttivaatimuksen muihin piirteisiin tai epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa viitattujen muiden epäitsenäisten patenttivaatimusten piirteisiin (ks. esim. Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan ratkaisu T 582/91).
Tämän ratkaisukäytännön valossa, markkinaoikeus ei pitänyt patenttivaatimuksessa 3 esitetyn pyörijäosan asemointia tietokonetomografiakuvauksen aikana ainakin yhden liikkeistä kiertoliike, lineaarinen liike ja kääntymisliike avulla koskevan piirteen erottamista kyseisestä patenttivaatimuksesta ja yhdistämistä perusasiakirjan itsenäiseen patenttivaatimukseen 1.
Markkinaoikeuden mukaan myöskään epäitsenäistä patenttivaatimusta 12, jossa määriteltiin lineaarinen liike ja kääntymisliike kefalometrisen kuvauksen aikana liittyvät erottamattomasti kyseisessä patenttivaatimuksessa esitettyyn toiseen röntgenlähteeseen sekä sen ja detektoriyksikön liikkeiden synkronointiin, ei voitu yhdistää perusasiakirjan patettivaatimukseen 1, ilman, että näin muutettu patenttivaatimus 1 olisi tullut käsittämään sellaista, mikä ei käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä.
(MH)