Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt L-Fashion Group Oy:n (valittaja) väitteen Shoe House Oy:n (vastaaja) tavaramerkkiä 283873 ICESHOE (kuvio) vastaan. L-Fashion Group Oy valitti päätöksestä markkinaoikeuteen (MAO) väittäen, että vastaajan tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 2044709 ICEPEAK ja numero 9940917 ICEPEAK (kuvio). Valittaja vetosi myös ICEPEAK-tavaramerkkien laajalti tunnettuuteen rekisteröinnin esteenä ja vaati MAO:a kumoamaan valituksenalaisen päätöksen ja palauttamaan asian PRH:lle ICESHOE-tavaramerkin kumoamista varten.
MAO totesi merkkien kattavan osittain samoja ja osittain samankaltaisia tavaroita luokassa 25. Merkityksellisen kohdeyleisön muodosti suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. MAO katsoi kaikkien vertailtavien merkkien osalta, että suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää englanninkielisten sanojen merkityksen. Tavaramerkkien sanaosien alkuosaa ICE pidettiin kuvailevana siltä osin kuin ne kattavat jäällä käytettäviä tavaroita. ICESHOE-merkin sanaosaa SHOE pidettiin kuvailevana jalkineille, jolloin vertailtavien merkkien samankaltaisuus korostui jalkineiden osalta. Kummankin kuviomerkin kuviollisia elementtejä MAO piti melko tavanomaisina ja vähäisinä, mutta erityisesti niiden sijoittelu huomioon ottaen hyvin samankaltaisina. Lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään MAO piti merkkejä vähintään heikosti samankaltaisina.
MAO:n mukaan ICEPEAK-tavaramerkkien ei ollut kokonaisuutena arvioiden katsottava kuvailevan niiden kattamia tavaroita, joten niiden luontaista erottamiskykyä oli pidettävä tavanomaisena. Molempien ICEPEAK-tavaramerkkien erottamiskyvyn katsottiin käytön kautta vahvistuneen kyseessä oleville tavaroille, jolloin niitä myös suojataan tavanomaista laajemmin. MAO totesi, että kyseessä olevia tavaroita myydään usein kaupassa tai verkkokaupassa siten, että eri valmistajien tavarat on aseteltu vierekkäin tai niiden vertailu rinnakkain on hyvin helppoa. Tämän vuoksi sekaannusvaaraa arvioitaessa on annettava erityistä painoarvoa merkkien yleisen ulkoasun samankaltaisuudelle sekä myös tavaroiden yleiselle samankaltaisuudelle. Tämän kaltaisissa tilanteissa keskivertokuluttajan voidaan arvioida kiinnittävän vähemmän huomiota merkkien lausuntatapaan ja merkityssisältöön.
Koska keskivertokuluttaja kiinnittää pääsääntöisesti enemmän huomiota tavaramerkin alkuosaan kuin loppuosaan ja keskivertokuluttajalla on tavaramerkistä yleensä epätäydellinen muistikuva, MAO katsoi, että kokonaisuutena arvioiden vertailtavien merkkien väliset eroavaisuudet eivät riittäneet poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa riippumatta siitä, ovatko vertailtavat tavarat samoja vai samankaltaisia. Merkeistä saatava kokonaisvaikutelma johti molempien aikaisempien EU-tavaramerkkien osalta siihen, että kohdeyleisö saattoi erehtyä tavaroiden alkuperästä.
Näin ollen MAO katsoi, että ICESHOE-tavaramerkki aiheutti sekaannusvaaran kumpaankin ICEPEAK-tavaramerkkiin nähden. Koska sekaannusvaara oli olemassa, MAO:n ei ollut tarpeen ottaa kantaa valittajan aikaisempien EU-tavaramerkkien laajalti tunnettuuteen tai siihen mahdollisesti perustuvaan suojaan. MAO kumosi PRH:n 28.8.2023 tekemän päätöksen ja palautti asian PRH:lle ICESHOE-tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten sekä määräsi osapuolten vastaavan itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.
-KK