Asiassa tuomioistuimen arvioitavana oli voitiinko katsoa, että tavaramerkin rekisteröintihakemus oli tehty vilpillisessä mielessä.
Tapauksessa Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:lle (jäljempänä Orkla) on 8.10.2018 rekisteröity kuviomerkki luokassa 30, tavaroille ”lakritsi”. Merkki on muodoltaan seitsemänkaarinen piparkakkua tai kukkaa muistuttava kuvio, joka on kokonaisuudessaan musta. Vain muutama päivä rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen Orkla oli lähettänyt Oy Halva Ab:lle (jäljempänä Halva) kieltokirjeen vaatien, että Halva lopettaa käyttämästä vastaavaa tavaramerkkiään sekä kyseistä muotoa tuotteissaan sekä pakkauksissaan. Halva on myöhemmin esittänyt väitteen Patentti- ja rekisterihallitukselle (jäljempänä PRH) Orklan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, joka PRH on hyväksynyt päätöksessään 16.4.2020 ja kumonnut rekisteröinnin. PRH totesi päätöksessä, että Orkla oli tapauksessa tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Orkla valitti päätöksestä markkinaoikeuteen ja vaati, että PRH:n päätös kumottaisiin.
Kyseessä olevassa asiassa on sovellettu tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kun se oli ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljemmät viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1664).
Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä tilanteessa, jossa hakemus on tehty vilpillisessä mielessä. Euroopan unionin oikeuskäytännön mukaan kyseistä ehdotonta rekisteröinnin mitättömyysperustetta voidaan soveltaa silloin, kuin hakijan tarkoituksena ei ole ollut osallistua rehellisesti kilpailuun. On näin ollen huomioitava mikäli kyseisen hakijan on aikomus estää kolmannen osapuolen jatkamasta merkkiin käyttöä sekä rajoittaa merkin oikeudellista suojaa (C-529/07).
Arvioidessa hakijan vilpillistä mieltä tavaramerkki hakemisen yhteydessä, tulee kansallisen tuomioistuimen ottaa huomioon kaikki tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijä. Etenkin on huomioitava se, että hakija tiesi tai oloisi pitänyt tietää merkin käytöstä useammassa tai yhdessä jäsenvaltiossa, samoille tai samankaltaisille tavaroille, joka voidaan nähdä johtavan sekaannusvaaraan merkkien välillä.
Tuomioistuin korosti tapauksen arvioinnissa, että vilpillistä mieltä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijät kokonaisuudessaan. Tapauksessa on ensinnäkin huomioitava, että Orkla on vain pari päivää rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen lähettänyt Halvalle kieltokirjeen, jossa vaatimuksena on ollut lopettaa merkin käyttö myynnissä sekä markkinoinnissa. Markkinaoikeus totesi tapauksessa, että Orklan voidaan nähdä olleen tietoinen Halvan samankaltaisesta merkistä. On kuitenkin huomioitava, että pelkkä tietoisuus samankaltaisesta merkistä ei ole riittävä ottaessa huomioon kokonaisuus. Toiseksi Orkla on kuitenkin hakenut rekisteröintiä tavaramerkille vain viikkoja sen jälkeen kun Halva on ottanut käyttöön kyseisen kuvion markkinoinnissaan. Orkla ei arvioinnin yhteydessä itse ole esittänyt selvitystä siitä, että Orkla olisi käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä ennen ja/tai jälkeen rekisteröintihakemuksen. Tämän lisäksi tuomioistuin otti myös huomio arvioinnissaan Orklan aikaisemmat tavaramerkit, jotka voitiin nähdä muistuttavan riidanalaista tunnusta, mutta totesi kutenkin niiden kokonaisuutena olevan erilaisia tapauksessa kyseessä olevaan kuviomerkkiin nähden.
Kokonaisuusarvioinnin perusteella markkinaoikeus katsoi, että Orkla oli ollut tietoinen Halvan aiemmin käyttämästä merkistä. Ottaen myös huomioon tapahtumien aikajärjestys sekä rekisteröinnin puutteellinen syy/motiivi tuomioistuin totesi, että Orkla oli tehnyt rekisteröintihakemuksen tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 8 kohdan tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä. Näin ollen markkinaoikeus hylkäsi Orklan valituksen ja veloitti Orklan korvaamaan Halvalle määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.
(SU)