DuPont Pharmaceuticals Companyn (DuPont Pharma) palveluksessa olleet keksijät tekivät keksinnön ”Laktaamia sisältäviä yhdisteitä ja niiden johdannaisia tekijä Xa:n estäjinä”. Keksijät tekivät 21.9.2001 keksinnön osalta väliaikaisen yhdysvaltalaisen patenttihakemuksen US 60/324,165 (US’165). Kaksi BMS Companyn (suoraan ja epäsuorasti) omistamaa tytäryhtiötä osti vuonna 2001 DuPont Pharman. Yrityskaupan toteuduttua DuPont Pharma muutti nimensä Bristol-Myers Squibb Pharma Companyksi (BMS Pharma). Keksijät siirsivät 3.11.2001 oikeudet hakemukseen US’165 BMS Pharmalle. BMS Company jätti 17.9.2002 keksintöä koskien kansainvälisen patenttihakemuksen, jota koskee julkaisu WO 2003/026652 A1 (WO’652). Keksinnölle oli sittemmin myönnetty Suomessa voimaan saatettu eurooppapatentti numero FI/EP 1 427 415 (jäljempänä myös peruspatentti), ja sittemmin Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company oli tullut sen haltijaksi. Peruspatenttiin oli merkitty BMS Companyn vaatima etuoikeus 21.9.2001 lukien väliaikaisen yhdysvaltalaisen patenttihakemuksen US’165 perusteella.
Teva B.V ja Teva Finland Oy (jäljempänä yhteisesti myös Teva) nostivat markkinaoikeudessa (MAO) kanteen peruspatentin ja sen perusteella myönnetyn lisäsuojatodistuksen numero 443 mitättömäksi julistamista. Kanne oli perustettu muun ohella puuttuvaan uutuuteen. Asiassa oli kyse ensinnäkin siitä, oliko Tevalla oikeutta vedota peruspatenttijulkaisun pyytämän etuoikeuden puuttumiseen. Mikäli Tevalla katsottaisiin olevan oikeus vedota etuoikeuden puuttumiseen, oli asiassa arvioitava etuoikeuden pätevyyttä.
Markkinaoikeus totesi patenttilain 52 §:ssä säädettävän siitä, että patentti voidaan julistaa mitättömäksi puuttuvan uutuuden perusteella. Koska osana väitetyn puuttuvan uutuuden tarkastelua tulee tarvittaessa tehtäväksi etuoikeusajankohdan määrittäminen ja sitä kautta patenttijulkaisuun merkityn etuoikeuden pätevyyden arviointi, MAO katsoi Tevalla olevan oikeus vedota etuoikeuden puuttumiseen.
Etuoikeuden pätevyyden osalta kyse oli siitä, nauttiko peruspatentti pätevästi etuoikeutta 21.9.2001 lukien väliaikaisen yhdysvaltalaisen patenttihakemuksen US’165 perusteella tilanteessa, jossa kansainvälisen patenttihakemusjulkaisun WO’652 hakijana on ollut BMS Company (ei siis BMS Pharma), mutta jossa ennen hakemuksen WO’652 jättämistä 17.9.2002 keksijät olivat siirtäneet oikeuden vaatia etuoikeutta eri yhtiölle eli BMS Pharmalle. Asianosaiset olivat yksimielisiä siitä, että mikäli peruspatentti ei ole nauttinut pätevästi etuoikeutta 21.9.2001 lukien, kaikilta peruspatentin patenttivaatimuksilta puuttuu uutuus kansainväliseen patenttihakemusjulkaisuun WO 03/049681 A2 nähden.
Teva vetosi oman etuoikeuden pätemättömyyttä koskevan väitteensä tueksi siihen, että mitään nimellisen omistusoikeuden siirtoa BMS Pharman ja BMS Companyn välillä ei ole tapahtunut ennen 17.9.2022. BMS ei kiistänyt tätä tosiseikkaväitettä, mutta vetosi yhtiöiden välillä olevaan implisiittiseen sopimukseen, etuoikeuden tosiasialliseen omistajuuteen sekä sen takautuvaan siirtoon.
Väliaikainen patenttihakemus US’165 oli tehty Yhdysvalloissa, jossa on myös BMS Pharman ja BMS Companyn kotipaikka. Suomen kansainväliseen yksityisoikeuteen sisältyvien, käsiteltävän asian liittymien osalta noudatettavien periaatteiden nojalla MAO katsoi, että kysymystä etuoikeuden siirron pätevyydestä tuli arvioida Yhdysvaltain lain perusteella. Asianosaiset esittivät Yhdysvaltain lain sisällöstä selvitystä lainkohdista, oikeudellisia asiantuntijalausuntoja sekä oikeustapauksia. Näitä arvioituaan MAO katsoi, että Yhdysvaltain liittovaltion laki soveltuu arvioitaessa oikeutta pyytää etuoikeutta hakemuksen US’165 perusteella. Sellaisessa tilanteessa, josta nyt BMS Pharman ja BMS Companyn välillä oli nyt kyse, Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan nimellinen etuoikeus olisi tullut näiden välillä kirjallisesti siirtää Title 35 U.S.C. § 261:n edellyttämin tavoin. BMS Companylla ei siten ollut oikeutta vedota hakemuksen US’165 perusteella etuoikeuteen Euroopan patenttivirastossa tehtäessä kansainvälistä patenttihakemusta WO ’652. Vaikka asian voitiin katsoa ratkeavan jo tällä perusteella, MAO käsitteli kuitenkin BMS:n asiassa etuoikeuden pätevyyden osalta esittämiä väitteitä myös muilta osin.
Koska BMS Companylla ei ollut oikeutta vedota hakemuksen US’165 perusteella etuoikeuteen Euroopan patenttivirastossa tehtäessä kansainvälistä patenttihakemusta WO ’652, kaikilta peruspatentin patenttivaatimuksilta puuttui uutuus kansainvälisen patenttihakemuksen WO 03/049681 A2 sisältöön nähden. Nyttemmin lakannut peruspatentti oli tällä perusteella julistettava mitättömäksi. Näin ollen myös lisäsuojatodistus numero 443 julistettiin mitättömäksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 469/2009 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company velvoitettiin myös korvaamaan Tevan oikeudenkäyntikulut asiassa vaaditulla 1.004.534,42 eurolla viivästyskorkoineen.
Asiassa oli äänestetty ja eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty tuomioon. Eri mieltä oleva jäsen totesi Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan ratkaisun asioissa G 1/22 ja G 2/22 merkinneen sitä, että Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien oikeuskäytännössä aikaisemmin vakiintuneesti noudatettu käytäntö, jonka mukaan ollakseen pätevä etuoikeus on tullut siirtää ennen myöhemmän hakemuksen tekemistä, elleivät kaikki aikaisemman hakemuksen hakijat ole myös myöhemmän hakemuksen hakijoita, on tullut hylätyksi. Näin ollen asiassa ei siten olisi perusteita julistaa peruspatenttia mitättömäksi ainakaan puuttuvan uutuuden perusteella. Eri mieltä oleva jäsen totesi myös, että peruspatentin mitättömäksi julistamisesta on saatettu vireille kanne myös muun muassa Ranskassa, Norjassa ja Ruotsissa muun ohella puuttuvaan keksinnöllisyyteen perusteltuna. Näissä maissa Tevan kanne on tullut hylätyksi. Koska Tevan kannetta voidaan tässä tapauksessa pitää muihin kanteisiin rinnastettavana, ei asiassa olisi perusteita julistaa peruspatenttia ja lisäsuojatodistusta mitättömäksi myöskään muilla perusteilla. Eri mieltä oleva jäsen olisi hylännyt Tevan kanteen pääasian osalta kokonaisuudessaan.
-KK