Tapauksessa markkinaoikeus arvioi Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä ja sitä, oliko se tehnyt päätöksen julistaa hakijan hyödyllisyysmallihakemus mitättömäksi sellaisten seikkojen perusteella, joita vastapuoli ei ollut esittänyt ja näin ollen johtiko tämä tilanteeseen, jossa hakijalle ei annettu tilaisuutta lausua asiaan kuuluvista seikoista ennen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.
Tapauksessa oli kyse Neste Oyj:n (myöhemmin hakija) hyödyllisyysmallihakemuksesta numero U20164140 (aikaisemmin eurooppapatenttihakemus, hakemuksen etuoikeuspäivä 11.9.2011, muutettiin hyödyllisyysmallihakemukseksi 15.6.2016). Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli rekisteröinyt keksinnölle hyödyllisyysmallin (numero FI 11374) 16.9.2016. UPM-Kymmene Oyj (myöhemmin vastapuoli) oli 7.3.2017 tehnyt vaatimuksen PRH:lle hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamisesta kokonaan mitättömäksi. Sen seurauksena PRH julisti 17.6.2019 päätöksellään hyödyllisyysmallin rekisteröinnin kokonaan mitättömäksi. Tästä päätöksestä hakija valitti markkinaoikeuteen.
Hakija vaati ensisijaisesti, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja pysyttää hyödyllisyysmallin (FI 11374) rekisteröinnin voimassa ensisijaisen suojavaatimusasetelman mukaisessa muodossa. Toissijaisesti hakija vaati markkinaoikeutta kumoamaan valituksenalaisen päätöksen ja pysyttää hyödyllisyysmallin rekisteröinnin voimassa toissijaisen suojavaatimusasetelman mukaisessa muodossa.
Hakija perusteli vaatimuksiaan muun muassa sillä, että PRH oli perustanut valituksenalaisen päätöksensä sellaisiin seikkoihin, joita vastapuoli ei ollut esittänyt mitätöintivaatimuksensa perusteiksi. Hakijan mukaan sille ei annettu tilaisuutta lausua asiaan kuuluvista seikoista ennen PRH:n ratkaisua.
PRH:n mukaan päätös on perustunut puuttuvaan selvään eroon viitejulkaisusta D3 tai D2 yksinään tunnettuun tekniikkaan nähden. Edellä mainittu oli PRH:n mukaan esitetty vaatimuksessa julistaa hyödyllisyysmalli mitättömäksi. PRH:n mukaan myös ensisijaisen ja toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimukselta 1 puuttui selvä ero viitejulkaisusta D2 tai D3 tunnettuun bensiinipolttoaineeseen nähden.
Vastapuolen mukaan PRH oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut oikein, ettei ensisijaisen tai toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksen 1 mukainen bensiinipolttoaine eronnut selvästi viitejulkaisusta D2 tai D3 tunnetusta bensiinipolttoaineesta. Vastapuoli vaati hakijan valituksen hylkäämistä.
Asiassa hakija antoi lausuman 30.1.2020 ja 27.5.2020. Lausumassaan 30.1.2020 hakija esitti, että jos PRH ratkaisee asian sellaisilla perusteilla, joita mitätöintivaatimuksen tekijä (vastapuoli) ei ole esittänyt, hyödyllisyysmallin haltija ei voisi tulla asianmukaisesti kuulluksi kyseisistä perusteista ennen asian ratkaisemista. Myöhemmässä lausumassaan hakija esitti, että ne seikat, joita PRH piti valituksenalaisessa päätöksessään merkityksellisinä, eivät tulleet esille mitätöintivaatimuksen tekijän kirjelmissä, eikä hakijan mukaan PRH tuonut niitä hakijan tietoon ennen asian ratkaisua.
Lausumia antoi myös vastapuoli 16.3.2020 ja PRH 19.3.2020. PRH esitti lausunnossaan, että valituksenalainen päätös on perustunut mitätöintivaatimuksen käsittelyn aikana PRH:lle toimitettuun aineistoon ja hakijalla on ollut mahdollisuus lausua aineistosta ja käsittelyn aikana esitetyistä asioista.
Markkinaoikeus aloitti asian käsittelyn rajaamalla kysymyksen siihen, oliko PRH:n valituksenalainen päätös julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti kokonaan mitättömäksi perustunut seikkoihin, joita mitätöintivaatimuksen tekijä ei ollut esittänyt PRH:ssa. Toissijainen käsiteltävä kysymys oli, eroaako ensisijaisen tai toissijaisen suojavaatimusasetelman suojavaatimuksissa esitetty bensiinipolttoaine selvästi siitä, mikä oli tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen etuoikeuspäivää.
Markkinaoikeus arvioi keksinnön uutuutta, keksinnön erottavia piirteitä, kuten bensiinin koostumusta, sekä hakijan ensisijaista ja toissijaista suojavaatimusasetelman suojavaatimusta.
Markkinaoikeus totesi, että PRH:n päätös julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti kokonaan mitättömäksi perustui seikkoihin, joita vastapuoli ei ollut esittänyt mitätöintivaatimuksen yhteydessä. Markkinaoikeus katsoi, että PRH ei ollut tutkinut mitätöintivaatimusta hyödyllisyysmallilain 20 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, vaan se oli oma-aloitteisesti etsinyt esitetystä aineistosta muita mahdollisia esteitä hyödyllisyysmallin rekisteröinnille. Lisäksi PRH oli esittänyt omat perustelunsa rekisteröinnin mahdollisesta esteestä vasta valituksenalaisessa päätöksessään. Näiden vuoksi hakijalla ei myöskään ollut hallintolain 34 § 1 momentin mukaista tilaisuutta lausua asiaan liittyvistä seikoista, ennen asian ratkaisua.
Näin ollen markkinaoikeus kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian sitä ratkaisematta PRH:n uudelleen käsiteltäväksi.