Asiassa oli kyse patentin mitättömäksi julistamista koskevan vastakanteen käsittelyn yhteydessä tehdystä kyseistä patenttia koskevasta patentin rajoittamispyynnöstä.
Tapauksessa Foxhole office Oy:lle (jäljempänä Foxhole) oli 29.2.2016 myönnetty patentti numero FI 125822 keksinnölle ”Menetelmä ja laite turva-alueiden määrittämiseksi” (jäljempänä riitapatentti). Myöhemmin 14.2.2020 Foxhole nosti markkinaoikeudessa riitapatentin loukkausta koskevan kanteen Suomen valtiota vastaan. Suomen valtio nosti 26.6.2020 vastakanteen Foxhole vastaan, riitapatentin mitättömäksi julistamisesta. Patentin mitättömäksi julistamista koskeva kanteen käsittelyn yhteydessä Foxhole teki riitapatenttia koskevan rajoittamispyynnön. Esitetyn rajoittamispyynnön mukaan riitapatentin patenttivaatimuksiin olisi lisättävä piirre ”the target location information/ ”kohteen sijainti-informaatio” peruskirjan epäitsenäisistä patenttivaatimuksista. Kyseinen tieto olisi esitetty käyttöliittymässä turva-aluetietoon ja rajoittamisen avulla parannettaisiin suojatun keksinnön selkeyttä. Foxhole:n mukaan esitetyt patenttivaatimukset eivät olisi käsittäneet mitään mikä ei olisi ilmennyt patenttihakemuksesta sitä tehdessä.
Suomen valtio (jäljempänä valtio) vaati tapauksessa, että markkinaoikeus hylkäisi riitapatenttia koskevan rajoittamispyynnön. Valtion mukaan pyyntö ei kohdistunut niin selvästi esitettyyn patenttiin, että ammattimies voisi käyttää keksintöä, eikä itse rajoittamispyyntö voitu nähdä tarpeeksi selvänä ammattimiehelle. Näin ollen valtio esitti, että rajoittamispyynnöllä pyrittiin ainoastaan selkiyttämään riitapatenttia ja patenttivaatimuksia.
Patenttilain 52 §:n 2 mom. mukaan patentinhaltija voi patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamiselle on kuitenkin määritelty kolme edellytystä patenttilain 53 b §:ssä. Markkinaoikeus on kyseisessä tapauksessa erityisesti huomioinut patentin rajoittamispyynnön edellytyksenä olevan sen, että patentti ei saa käsittää sellaista mikä ei ole ilmennyt hakemusta tehtäessä. Edellytys on liittänässä patenttilain 13 §, jonka mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että kyseistä patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty. Vastaavasti säädetään Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleessa jossa muun ohella viitataan Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten 95. sääntöön, jonka mukaan hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa tavalla mikä laajentaisi hakemuksen kohdetta, hakemuksessa esitettyyn.
Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta on tulkinnut, että EPC 123 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetusta kielletystä muutoksesta voidaan nähdä olevan kyse tilanteessa, kun muutoksen lopputulos ei ole suoraan tai epäsuorasti, yksiselitteisesti tai selvästi ilmennyt alan ammattimiehelle yleistiedon valossa mainitussa säännöksessä viitatusta hakemusasiakirjasta. Foxhole:n rajoittamispyyntö kohdistui riitapatentin itsenäisiin patenttivaatimuksiin. Valittaja esitti, että itsenäisiin patenttivaatimuksiin lisättäisiin määritelmä ”and the target location information” patenttivaatimusten piirteeseen, missä oli mainittu ”the safety area information” sekä ”the action location information”. Valittajan mukaan rajoittamisen peruste olisi löytynyt ensinnäkin perusasiakirjan 7 epäitsenäisistä patenttivaatimuksesta. Markkinaoikeus totesi kuitenkin, että kyseinen epäitsenäin patenttivaatimus viittaa ainoastaan toiseen epäitsenäiseen patenttivaatimukseen. Näin ollen ei voitua katsoa, että piirreyhdistelmä ilmene riittävän selvästi ja yksiselitteisesti yksin kyseessä olevista peruskirjan mukaisista patenttivaatimuksista.
Markkinaoikeus huomioi myös tapauksen arvioinnissa Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien vakiintuneen oikeuskäytännön, jonka mukaan tuki muutokselle/rajoittamisiselle tulisi löytyä perusasiakirjan selitysten piirteiden kokonaisuudesta. Näin ollen irrallisia suoritusmuotoja ei voi hyödyntää varantona. Perusasiakirjassa on kuvailtu keksinnön eri suoritusmuotoja käyttäen aina ilmaisua ”in an embodiment”. Suoritusmuotoja on esitetty kaksitoistakappaletta, mutta mainittujen välillä ei ole esitetty mitään viittaussuhteita markkinaoikeuden arvioinnin mukaan. Markkinaoikeus totesi tapauksessa, että peruskirjassa ei ilmene kokonaisuutta, joka käsittäisi kyseessä olevan rajoituspyynnössä esitettyjä itsenäisen patenttivaatimuksen piirteitä. Näin ollen kyseessä olevan rajoittamispyyntö ei täyttänyt patenttilain 53 b §:n mukaisia edellytyksiä. Markkinaoikeus hylkäsi tapauksessa Foxhole:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön.
(SU)