-verkkolehtiAsiassa oli kyse rekisteröitäväksi haetun merkin ”as-oy” erottamiskyvystä seuraaville palveluille luokassa 41: ”Julkaisu- ja uutistoimituspalvelut; Käännös ja tulkkaus; Käännöspalvelut; Kielten kääntäminen; Koulutus-, ajanviete- ja urheilupalvelut; Koulutus, ajanviete ja urheilu.” Lisäksi arvioitavana oli merkin mahdollinen harhaanjohtavuus. Patentti- ja rekisterihallitus oli päätöksessään hylännyt haetun merkin erottamiskyvyttömänä ja harhaanjohtavana.
Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.
Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan.
Valittajan mukaan merkki ei ole erottamiskyvytön, sillä luokalle 41 haettu merkki as-oy ei voi sekoittua asunto-osakeyhtiöön liittyviin tavaramerkkeihin tai toiminimiin, joilla on eri toimiala. Harhaanjohtavuuden osalta valittaja esitti näkemyksenään, että tavaramerkin harhaanjohtavuus määritellään siten, että merkki antaa väärän kuvan tuotteen ominaisuuksista tai maantieteellisestä alkuperästä. Vaikka rekisteröitäväksi haettu merkki as-oy johtaisi mielikuvaan asunto-osakeyhtiöstä, se ei kuitenkaan valittajan mukaan tarkoita sitä, että merkki olisi tavaramerkkilain mukaisesti harhaanjohtava.
MAO arvioi ensin merkin erottamiskykyä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä edellyttää, että merkin ja palveluiden, joita varten merkki on rekisteröity, välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jonka perusteella kohdeyleisö voi havaita heti, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia palveluita tai niiden ominaisuuksia. Sekä oikeuskäytännössä että –kirjallisuudessa on katsottu, että yleisesti elinkeinotoiminnassa olevat sanat tai lyhenteet, kuten ”yritys” tai ”Oyj” eivät ole erottamiskykyisiä.
MAO:n mukaan valittajan hakema tavaramerkki ”as-oy” loi vahvan mielikuvan asunto-osakeyhtiöön. Lisäksi se arvioi, että hakemuksen kohteena olevia julkaisu- ja uutistoimituspalveluita voidaan tarjota myös asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja muille toiminnassa mukana oleville henkilöille, kuten isännöitsijöille. MAO totesi, että merkkiä on pidettävä erottamiskyvyttömänä näiden palveluiden osalta. Sen lisäksi se arvioi, että haettu merkki loi niin vahvan mielikuvan asunto-osakeyhtiöön, etteivät keskivertokuluttajat tulisi mieltämään sitä tavaranmerkinomaisesti käytettäväksi tunnukseksi elinkeinotoiminnassa. Vaikka Suomessa asunto-osakeyhtiöt eivät harjoita hakemuksen kohteena olevia palveluita, haettu merkki voitiin kuitenkin kyseisten palveluiden yhteydessä rinnastaa MAO:n mukaan elinkeinotoiminnassa yleisesti käytössä oleviin yhtiömuodosta kertoviin tunnuksiin. Koska kuluttajat eivät koe tällaisia tunnuksia kaupalliseen alkuperään viittaavina tavaramerkkeinä, haettu tavaramerkki ei MAO:n mukaan täyttänyt tavaramerkin keskeistä tehtävää, eli sen kohteena olevien palveluiden erottamista toisten toimijoiden tarjoamista palveluista. Täten haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puute johti siihen, että se ei täyttänyt rekisteröinnin edellytyksiä. Asiassa ei MAO:n johtopäätöksen jälkeen ollut tarpeen lausua tavaramerkin mahdollisesta harhaanjohtavuudesta.
(HK)