-verkkolehtiAsiassa oli kysymys Mindmax Oy:n (”Mindmax”) tavaramerkin ja aputoiminimen sekä Auto 1 Group GmbH:n (”Auto 1 Group”) ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n (”Autowholesale Automotive”) käyttämän merkin välisestä samuuden tai sekaannusvaaran arvioinnista. Mindmaxin kanteen mukaan Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive olivat loukanneet sen oikeuksia käyttäessään tunnusta AUTO1.com. Mindmax oli perustanut kanteensa sen 30.1.2009 rekisteröityyn aputoiminimeen Auto 1 ja rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin numero 271145 auto1, jota koskeva hakemus oli jätetty 6.10.2017. Lisäksi Mindmax oli perustanut kanteensa siihen, että auto1 oli vakiintunut sen tavaramerkiksi ennen kuin Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive olivat ottaneet merkin AUTO1.com käyttöönsä Suomessa.
Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive olivat kiistäneet tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkaukset ja lisäksi vaatineet vastakanteella Mindmaxin aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista ja rekisteröidyn tavaramerkin mitätöimistä.
Asiassa oli MAO:ssa ensin arvioitava, tuleeko Mindmaxin aputoiminimen rekisteröinti kumota ja rekisteröity tavaramerkki mitätöidä vastakanteessa esitetyin perustein. Tämä jälkeen oli arvioitava, onko Mindmaxilla väittämänsä mukainen vakiintumiseen perustuva tavaramerkkioikeus. Tavaramerkin osalta oli tarvittaessa otettava kantaa kysymykseen Auto 1 Groupin saksalaiseen toiminimeen perustuvasta toissijaisesta tunnuksesta ja sen väitetystä etusijasta tavaramerkkiin nähden. Siinä tapauksessa, että vastakanne ei joltain osin menesty tai Mindmaxilla vahvistetaan olevan sen kannevaatimuksen mukainen vakiintumiseen perustuva tavaramerkkioikeus, oli MAO:n arvioitava loukkausta koskevaan pääkanteeseen perustettuja vaatimuksia.
Mindmaxin aputoiminimen Auto 1 osalta MAO totesi, että Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive olivat vaatinet sen rekisteröinnin kumoamista ensinnäkin sillä perusteella, että se ei ole yksilöivä. Lisäksi ne olivat esittäneet, että aputoiminimeä ei ole käytetty toiminimilaissa edellytetyllä tavalla.
MAO katsoi aputoiminimen Auto 1 olevan toiminimilain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla yksilöivä siitä huolimatta, että sen osat eivät sellaisinaan ole yksilöiviä. Seuraavaksi asiassa oli arvioitava, tuleeko aputoiminimen rekisteröinti kumota käyttämättömyyden perusteella. Vaatimus oli perustettu sille, ettei aputoiminimeä oltu käytetty sen rekisteröidyssä muodossa Auto 1, vaan ainoastaan yhdessä fi-verkkotunnuspäätteen kanssa.
MAO katsoi, että toiminimen käyttäminen muodossa, joka poikkeaa vähäisesti ja merkityksettömästi toiminimen rekisteröidystä muodosta, saattaa olla toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua käyttöä. Verkkotunnuspäätteen lisääminen aputoiminimeen Auto 1 ei kuitenkaan ole tällainen vähäinen ja merkityksetön poikkeama sen rekisteröidystä muodosta. Aputoiminimen käyttämistä tässä muodossa ei siten ole pidettävä aputoiminimen käyttönä. Koska Mindmaxin ei siten ollut näytetty käyttäneen aputoiminimeä Auto 1 viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana eikä Mindmax ollut osoittanut siihen hyväksyttävää syytä, oli aputoiminimen rekisteröinti kumottava.
Tavaramerkin auto1 mitätöintiä koskevan vaatimuksen osalta MAO katsoi, että asiassa oli ensin arvioitava, onko tavaramerkki erottamiskyinen joko sellaisenaan tai käytön perusteella. Tarvittaessa oli myös arvioitava Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven väitettä siitä, että niillä on aikaisempi oikeus toiminimilain mukaiseen toissijaiseen tunnukseen Auto1, johon tavaramerkki on sekoitettavissa.
MAO katsoi, että tavaramerkki auto1 ei ole sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Mindmax ei MAO:n mukaan ollut myöskään osoittanut, että tavaramerkkiä auto1 olisi käytetty tavaramerkkinä niin kauan ja laajalti, että se olisi tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa autoilmoitus- ja autonvälityspalveluille ennen 14.2.2020. Tämä huomioon ottaen asiassa ei ollut tarpeen lausua mahdolliseen toissijaiseen tunnukseen perustuvasta oikeudesta. Koska tavaramerkki numero 271145 auto1 ei ollut sellaisenaan erottamiskykyinen eikä sen oltu näytetty tulleen käytössä erottamiskykyiseksi, tavaramerkki oli mitätöitävä. Koska tavaramerkki ei ollut tullut käytössä erottamiskykyiseksi, asiassa ei ollut myöskään perusteita katsoa sen vakiintuneen Mindmax Oy:n tavaramerkiksi.
Vastakanteeseen perustuviin vaatimuksiin antamiensa ratkaisujen nojalla MAO hylkäsi Mindmaxin kanteen kokonaisuudessaan. MAO katsoi kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi palkkion osalta 60.000 euroa, minkä lisäksi korvattavaksi tuli kulujen osuus 3.063,10 euroa.
(JT)