Tapauksessa oli kyse patenttivaatimusten täsmällisyydeen ja selitykseen riittävyyden arvioinnista sekä lisäksi esitettyjen patenttivaatimusten mukaisen keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioinnista.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli 17.7.2019 antamallaan päätöksellä kumonnut UPM-Kymmene Corporationille (UPM) myöntämänsä patentin Stora Enso Oyj:n (Stora Enso) tekemän väitteen perusteella. PRH oli myöntänyt 30.9.2016 UPM keksinnölle ”Menetelmä ja laitteisto viskoosin materiaalin kuljettamiseksi” patentin numero FI 126300.
UPM vaati markkinaoikeutta (MAO) kumoamaan PRH:n päätöksen ja pysyttämään sen myönnettyjen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa tai toissijaisesti jonkin vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1–10 mukaisessa muutetussa muodossa. Stora Enso vaati MAO:ta hylkäämään valituksen, sillä patentin selitys ei ollut riittävä, eivätkä vaihtoehtoisten patenttivaatimusasetelmien mukaiset keksinnöt keksinnöllisiä.
Stora Enso Oyj väitti ensisijaisen patenttivaatimusasetelman osalta, että alan ammattimies ei voinut tietää, onko hän patentin suojapiirin sisällä vai ulkopuolella, jolloin selitys ei ollut riittävä. MAO arvioi asiaa Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien oikeuskäytännön mukaan, jossa on vakiintuneesti katsottu, että tämä on patenttivaatimuksen täsmällisyyteen liittyvä asia eikä selityksen riittävyyteen. MAO totesi, ettei kyseistä patenttilain 8 §:n 2 momentissa mainittua vaatimusta patenttivaatimusten täsmällisyydestä ole sisällytetty patenttilaissa niihin perusteisiin, jonka puuttumisen perusteella myönnettyä patenttia vastaan voitaisiin tehdä väite tai edelleen valitus tuomioistuimeen myönnetyn patentin kumoamiseksi.
Selityksen riittävyydestä MAO totesi, että patentin selitys oli määritelty niin, että alan ammattimies pystyy selityksen perusteella ja käyttämällä omaa yleistietoaan tunnistamaan tarvittavia teknisiä toimenpiteitä käyttääkseen keksintöä ilman kohtuutonta työtä. Lisäksi keksinnön selityksessä oli selkeästi esitetty ainakin yksi tapa, jolla alan ammattimies kykenee käyttämään keksintöä.
MAO arvioi ratkaisussa itsenäisen patenttivaatimus 16 uutuutta sekä keksinnöllisyyttä. MAO totesi, että patenttivaatimuksen 16 mukainen laitteisto oli uusi viitejulkaisun D2 ja D3 osalta. Kuitenkaan patenttivaatimuksen keksinnöllisyys ei täyttynyt, sillä keksinöllä ei ollut erityistä teknistä vaikutusta, joten patenttivaatimuksen 16 mukainen keksintö ollut patentoitavissa.
Seuraavaksi MAO arvioi vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma 1 osalta samoja kriteerejä. Patenttivaatimuksen täsmällisyyden ja selvityksen riittävyyden osalta MAO viittasi ratkaisun aiemmin mainittuihin kohtiin ensisijaisen patenttivaatimusasetelman osalta.
MAO arvioi, että patenttivaatimuksen 1 ja 16 mukainen laitteisto erosi olennaisesti säiliön kuljetettavuuden osalta MAO:ssa keksinnöllisyyden esteeksi esitetystä viitejulkaisusta D3 tunnetusta laitteistosta, vaikka asiassa otettiin huomioon alan ammattimiehen yleistietämys siitä, että säiliöitä voi sinänsä kuljettaa taikka se, että säiliöiden kuljettaminen on esitetty viitejulkaisussa D1.
MAO totesi, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 keksintö täyttää patenttilain 2 §:n 1 momentin vaatimukset, minkä johdosta itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 16 mukainen keksintö oli patentoitavissa ja vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma 1 oli hyväksyttävissä.
MAO kumosi PRH:n päätöksen 17.7.2019 ja palautti asian PRH:lle patentin pysyttämiseksi voimassa vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 mukaisessa muodossa.
(SK)