-verkkolehtiPRH oli valituksenalaisella päätöksellään 7.10.2019 katsonut, ettei Zalando SE:n (”Zalando”) kansainvälinen rekisteröinti numero 1431489 (”kansainvälinen rekisteröinti”) ole tiettyjen luokkien 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 ja 20–28 tavaroiden tai tiettyjen luokkien 35–38, 41–43 ja 45 palvelujen osalta erottamiskykyinen. Toimitettu näyttö ei PRH:n mukaan ollut osoittanut, että merkki olisi saavuttanut erottamiskykyä myöskään käytön kautta. PRH oli siten katsonut, ettei kyseinen kansainvälinen rekisteröinti koske Suomea.
Valittaja oli 11.2.2020 MAO:lle toimittamassaan lausumassa ilmoittanut supistaneensa kansainvälisen rekisteröinnin kattamaan tiettyjä tavaroita ja palveluita luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35. PRH oli 27.2.2020 MAO:lle toimittamassaan lausumassa ilmoittanut hyväksyneensä tehdyn supistuksen, joten kansainvälinen rekisteröinti kattoi ainoastaan edellä mainitut tavarat ja palvelut.
Zalando SE vaati tavara- ja palveluluettelon supistamisen jälkeen, että MAO kumoaa PRH:n valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä ei ole hyväksytty Suomea koskevaksi tiettyjen luokkien 9, 14, 18, 25 ja 28 tavaroiden ja tiettyjen luokan 35 palvelujen osalta sekä palauttaa asian tältä osin PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi rekisteröinnin hyväksymiseksi. PRH esitti lausunnossaan, ettei valituksessa oltu esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.
Asiassa oli MAO:ssa siten kysymys ensinnäkin siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi edellä mainituille tavaroille ja palveluille luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35. Tämän jälkeen asiassa oli tarvittaessa arvioitava, onko kansainvälinen rekisteröinti tullut tässä maassa käytön kautta erottamiskykyiseksi mainituille tavaroille ja palveluille.
MAO katsoi, ettei kansainvälinen rekisteröinti sellaisenaan ole omiaan erottamaan valittajan tavaroita ja palveluja muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista ja palveluista, eikä se näin ollen ole sellaisenaan erottamiskykyinen kansainvälisen rekisteröinnin kattamille nyt kyseessä oleville tavaroille ja palveluille luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35.
Koskien saavutettua erottamiskykyä MAO huomioi, että PRH:ssa esittämänsä aineiston lisäksi valittaja oli esittänyt MAO:ssa käyttönäyttöä, jota ei ole ollut PRH:n käytettävissä sen ratkaistessa asiaa. Tämän lisäksi PRH on MAO:ssa esittänyt, että valittajan esittämän näytön voitaisiin kokonaisuutena katsoa osoittavan, että kansainvälistä rekisteröintiä on käytetty niin kauan ja laajalti nyt kyseessä olevien luokan 35 palvelujen tunnuksena, että se tämän käytön johdosta on saavuttanut erottamiskyvyn kyseisille palveluille.
Valittajan esittämän uuden selvityksen johdosta ja ottaen erityisesti huomioon PRH:n MAO:ssa esittämän MAO katsoi, että siltä osin kuin asiassa on kysymys kansainvälisen rekisteröinnin mahdollisesta erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön kautta nyt kyseessä oleville tavaroille ja palveluille luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35, asia tulee palauttaa PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi asiaa aineellisesti tältä osin ratkaisematta.
MAO päätyi kumoamaan PRH:n 7.10.2019 tekemän päätöksen ja palautti asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi muutoksenhaun kohteena olevien kansainvälisen rekisteröinnin kattamien luokkien 9, 14, 18, 25, 28 ja 35 tavaroiden ja palvelujen osalta.
(JT)