UPM-Kymmene (UPM) Oyj vaati markkinaoikeudelta (MAO) kumoamaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätöksen, jolla Neste Oyj:lle (Neste) oli myönnetty patentti FI 129530 koskien uusiutuvan polttoaineen valmistusmenetelmää, sekä kumoamaan patentin kokonaisuudessaan. Kantajan mukaan patenttivaatimuksen 1 keskeiset piirteet olivat luonteeltaan tavoitetason ilmaisuja eivätkä teknisesti rajoittavia, minkä vuoksi PRH oli arvioinut patentoitavuuden edellytyksiä virheellisesti. UPM katsoi lisäksi, ettei patentin selitys täyttänyt hyödyllisyys- ja toteutettavuusvaatimuksia, koska alan ammattimies ei voinut selityksen perusteella toteuttaa vaadittua menetelmää kaikilta osin ja koska vaatimuskokonaisuus sisälsi toimimattomia suoritusmuotoja. UPM vetosi myös siihen, että vaatimuksessa esitetty ratkaisu oli ilmeinen suhteessa viitejulkaisuihin, joihin se oli väitteessään nojannut.
Neste kiisti vaatimukset ja vetosi siihen, että patenttivaatimusten tekniset piirteet olivat rajoittavia ja selkeästi ymmärrettävissä alan ammattimiehelle. Vastaajan mukaan PRH oli perustellusti katsonut keksinnön uudeksi ja keksinnölliseksi suhteessa esitettyihin viitejulkaisuihin. Neste katsoi selityksen olevan riittävä patenttilain 8 §:n mukaisesti ja väitti, ettei väitettyjä toimimattomia suoritusmuotoja ollut esitetty näytöllisesti. Toissijaisesti Neste vaati patentin pitämistä voimassa muutetussa muodossa vaihtoehtoisen vaatimuskokonaisuuden perusteella.
MAO arvioi patenttivaatimusten teknistä sisältöä ja niiden rajoittavutta patenttioikeudellisessa merkityksessä. Oikeus katsoi, että useat vaatimuksessa esitetyt piirteet olivat tavoitetason ilmaisuja, eivätkä määritelleet keksinnön teknistä toteutustapaa tavalla, joka voisi rajata suojapiiriä patentoitavuuden arvioinnissa. Näin ollen PRH:n suorittama vertailu tunnettuun tekniikkaan ja sen pohjalta tehty keksinnöllisyysarvio ei perustunut oikeudellisesti kestävään vaatimusten tulkintaan.
MAO totesi myös, ettei patentin selitys täyttänyt patenttilain 8 §:ssä asetettua vaatimusta keksinnön esittämisestä niin selvästi ja täydellisesti, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Oikeus katsoi, että vaatimuksen 1 ja selityksen välinen epäsuhta sekä mahdollisten toimimattomien suoritusmuotojen kattaminen vaatimuksella osoittivat, ettei patentti täyttänyt toteutettavuusvaatimusta. Lisäksi oikeus totesi, että kun vaatimuksen 1 tosiasialliset tekniset piirteet otettiin huomioon, vaatimuksessa määritelty ratkaisu oli UPM:n viitejulkisuuksien perusteella ilmeinen alan ammattimiehelle.
MAO katsoi, ettei patenttia voitu pitää voimassa alkuperäisessä muodossaan eikä myöskään Nesteen esittämillä vaihtoehtoisilla vaatimuskokonaisuuksilla. Patentoitavuuden esteet eivät poistuneet muutosten myötä. MAO kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian PRH:lle patentin FI 129530 kumoamista varten.
(KT)