Tapauksessa UPM-Kymmene Oyj (UPM) vaati, että markkinaoikeus (MAO) kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätöksen, jolla Neste Oyj:lle (Neste) oli myönnetty patentti FI 129664 koskien uusiutuvan polttoaineen valmistusmenetelmää, sekä kumoamaan patentin kokonaisuudessaan. Kantajan mukaan patenttivaatimuksen 1 keskeiset piirteet olivat luonteeltaan toivomusluonteisia piirteitä eivätkä teknisesti rajoittavia. UPM katsoi lisäksi, ettei patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän selitys ollut riittävä, se käsitti sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemusta tehtäessä eikä se ollut uusi tai keksinnöllinen. Neste kiisti vaatimukset. Toissijaisesti Neste vaati patentin pitämistä voimassa vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman mukaisessa muutetussa muodossa.
MAO arvioi lisättyä materiaalia ja totesi, että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksessa 1 esitetty piirteiden yhdistelmä käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta. Koska MAO katsoi, ettei patenttivaatimus 1 käsittänyt sellaista, mikä ei ollut käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta, ei ensisijaisen patenttivaatimusasetelman hyväksymiselle ole patenttilain 25.1 §:ssä tarkoitettua estettä.
UPM oli esittänyt, ettei patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän selitys ollut niin selvä, että alan ammattimies voisi sen perusteella käyttää kyseistä menetelmää. MAO katsoi, ettei asiassa ole esitetty todennettavissa olevia seikkoja, joiden perusteella syntyisi varteenotettava epäily menetelmän selityksen riittävyydestä, ja selitys on siten niin selvä, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää menetelmää. Patenttivaatimusasetelman hyväksymiselle ei näin ollen ole patenttilain 25.1 §:ssä tarkoitettua estettä.
UPM oli esittänyt, että patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä ei ollut keksinnöllinen tai uusi viitejulkaisuista tunnettuun nähden. MAO totesi, että keksinnöltä puuttuu uutuus, jos mainittu keksintö käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi viitejulkaisusta. MAO arvioi viitejulkaisua D1 ja katsoi, ettei se aiheuttanut estettä menetelmän uutuudelle. Ensisijaisen patenttivaatimuksen hyväksymiselle ei siten ole uutuuden osalta patenttilainen 25.1 §:ssä tarkoitettua estettä. Keksinnöllisyyden osalta MAO totesi, ettei patenttivaatimuksessa 1 esitetty ensimmäisen objektiivisen teknisen osaongelman ratkaisu ole alan ammattimiehelle ilmeinen asiassa esitetyn tekniikan tason perusteella. MAO katsoi, että menetelmä erosi olennaisesti viitejulkaisuista tunnetusta tekniikasta, eikä ensisijaisen patenttivaatimusasetelman hyväksymiselle siten ole myöskään keksinnöllisyyden osalta estettä patenttilain 25.1 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
MAO totesi, ettei UPM ollut esittänyt sellaista, jonka perusteella PRH:n valituksenalainen päätös olisi kumottava. Näin ollen MAO hylkäsi valituksen.
(VJ)