Tapauksessa Neste Oyj (Neste) vaati, että markkinaoikeus (MAO) kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valituksenalaisen päätöksen ja kumoaa kokonaisuudessaan UPM-Kymmene Corporation:in (UPM) patentin numero FI 129698, joka koskee keksintöä nimeltä ”Menetelmä ja järjestelmä polttoainekomponenttien tuottamiseksi”. Perusteluiksi esitettiin, että patenttivaatimukset käsittivät sellaista, mikä ei ollut käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta. UPM vaati ensisijaisesti, että MAO hylkää valituksen. Toissijaisesti UPM vaati, että MAO muuttaa PRH:n päätöstä ja pysyttää patentin voimassa jonkin vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1–6 mukaisessa muutetussa muodossa.
Asiassa kyse siitä, käsittääkö markkinaoikeudessa ensisijaisesti tarkasteltavana oleva patenttivaatimusasetelma sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta, onko ensisijaisessa patenttivaatimusasetelmassa esitetyn keksinnön selitys niin selvä, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä, ja onko keksintö uusi ja keksinnöllinen siihen nähden, mikä on tullut tunnetuksi ennen patentin etuoikeuspäivää.
MAO arvioi patenttivaatimuksia ja katsoi, että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 käsitti sellaista, mikä ei ollut käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä. Näin ollen MAO totesi, ettei ensisijainen patenttivaatimusasetelma ollut jo tästä syystä hyväksyttävissä, eikä muista patenttivaatimusasetelman hyväksyttävyyden esteiksi esitetyistä seikoista siten ole tarpeen lausua.
UPM on esittänyt vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelmat 1 ja 2, joista Neste on esittänyt, että ne sisältävät lisättyä materiaalia samoilla perusteilla kuin ensisijaisen patenttivaatimusasetelaman patenttivaatimus 1. MAO arvioi asiaa ja katsoi, että vaihtoehtoisten patenttivaatimusasetelmien 1 ja 2 patenttivaatimus 1 käsittävät sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä. Näin ollen ne eivät ole jo tästä syystä hyväksyttävissä, eikä asiassa siten ole tarpeen lausua hyväksyttävyyden esteiksi esitetyistä muista seikoista.
MAO arvioi vaihtoehtoista patenttivaatimusasetelmaa 3, ja totesi, etteivät sen patenttivaatimukset käsitä sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä. Seuraavaksi MAO arvioi vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman keksinnöllisyyttä, ja totesi, että viitejulkaisusta D1 käy ilmi puhdistettua raakamäntyöljyä vetykäsittelemällä valmistettujen nestemäisten hiilivety-yhdisteiden, eli patenttivaatimuksessa 19 tarkoitettujen polttoainekomponenttien, käyttö polttoaineina, joten patenttivaatimus 19 ei kohdistu tunnettujen polttoainekomponenttien uuteen vaan tunnettuun käyttöön. Lisäksi tarkasteltavana olevassa patentissa ei ole selostettu hiilivety-yhdisteiden havaittua teknistä vaikutusta, joten patenttivaatimukseen 19 ei myöskään sisälly tällaisen teknisen vaikutuksen saavuttamiseen liittyvää toiminnallista teknistä piirrettä. Näin ollen MAO katsoi, ettei patenttivaatimuksen 19 mukainen käyttö eronnut olennaisesti jo tunnetusta käytöstä. Vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma ei siten jo tästä syystä iole hyväksyttävissä, eikä asiassa siten ole tarpeen lausua hyväksyttävyyden esteiksi esitetyistä muista seikoista.
MAO arvioi myös vaihtoethoisten patenttivaatimusasetelmien 4 ja 5 keksinnöllisyyttä, ja totesi, ettei vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 4 patenttivaatimuksen 19 ja vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 5 patenttivaatimuksen 9 mukainen käyttö eroa olennaisesti viitejulkaisusta D1 tunnetusta käytöstä, koska ensin mainitut käytöt eivät ole uusia viimeksi mainittuun käyttöön nähden. Vaihtoehtoiset patenttivaatimusasetelmat 4 ja 5 eivät näin ollen jo siitä syystä ole hyväksyttävissä, eikä asiassa siten ole tarpeen lausua muista hyväksyttävyyden esteiksi esitetyistä seikoista.
MAO arvio vaihtoehtoista patenttivaatimusasetelmaa 6 ja totesi, ettei se sisältänyt lisättyä materiaalia ja se oli täsmällisesti ilmaistu. Lisäksi MAO katsoi, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 mukainen menetelmä eroaa olennaisesti asiassa sen keksinnöllisyyden esteeksi esitetystä tunnetusta tekniikasta. Näin ollen MAO katsoi, ettei vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 6 hyväksyttävyydelle siten ollut patenttilain 25.1 §:n tarkoittamaa estettä.
MAO kumosi PRH:n päätökse ja palautti asian PRH:lle patentin pysyttämiseksi voimassa vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 6 mukaisessa muutetussa muodossa.
(VJ)