Tapauksessa UPM-Kymmene Oy (UPM) vaati markkinaoikeutta (MAO) kumoamaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätöksen, jolla se oli myöntänyt Neste Oyj (Neste) patentin numero FI 128911. Patentti oli myönnetty 15.3.2021 keksinnölle nimeltä ”Purification of recycled and renewable organic material”. Neste vaati, että valitus hylätään ja patentti pysytetään voimassa tai toissijaisesti patentti pysyy voimassa vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 tai 2 muodossa.
Asiassa oli kyse siitä, käsittääkö MAO:n tarkasteltavina olevien patenttivaatimusasetelmien patenttivaatimus 1 sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä, onko markkinaoikeuden tarkasteltavana olevissa patenttivaatimusasetelmissa esitetyn keksinnön selitys niin selvä, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää kyseistä keksintöä, ja onko mainittu keksintö uusi ja keksinnöllinen siihen nähden, mikä on tullut tunnetuksi ennen tarkasteltavana olevan patentin myöntämiseen johtaneen patenttihakemuksen tekemispäivää.
MAO arvioi, lisättyä materiaalia koskevia väitteitä, ettei patenttivaatimus 1 sisältänyt materiaalia, mikä ei olisi käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä. Ratkaisun mukaan muutoksen, jossa alkuperäisessä patenttivaatimuksessa esitetystä kahdesta suoritusmuodosta poistetaan toinen, ei voida katsoa tuottavan lisättyä materiaalia. Näin ollen, patenttilain 25 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista estettä ollut.
Selityksen riittävyyden osalta MAO totesi, ettei selityksen voida katsoa olevan riittämätön pelkästään sillä perusteella, ettei tarkasteltavana olevassa patentissa ole esitetty kyseistä menetelmää edustavaa esimerkkiä. Ammattimies voi patenttivaatimuksen 1 selityksen perusteella käyttää kyseistä menetelmää.
Uutuusarvioinnin osalta MAO:n arvioinnin mukaan patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksessa 1 esitetty menetelmä oli uusi viitejulkaisusta D4, D17, D19 tai D20 tunnettuun nähden.
Keksinnöllisyysarvioinnissa MAO otti lähintä tekniikan tasoa edustavaksi viitejulkaisuksi japanilainen patenttijulkaisu D18a. Keksinnöllisyyttä arvioitiin piireteiden P2 ja P8 osalta erikseen osaongelmatarkastelun avulla. Näiden osaongelmien ratkaisun ilmeisyyden osalta MAO totesi, että patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän piirre P2 eroaa olennaisesti sen keksinnöllisyyden esteeksi esitetystä tunnetusta tekniikasta. Alan ammattimiehen ei ole viitejulkaisussa D16a esitetyn perusteella ilmeistä ratkaista ensimmäistä objektiivista teknistä osaongelmaa patenttivaatimuksen piirteen P2 mukaisella tavalla.
Näin ollen tarpeen ei ollut arvioida, eroaako piirre P8 olennaisesti sen keksinnöllisyyden esteeksi esitetystä viitejulkaisujen D18a ja D17 yhdistelmästä tunnetusta tekniikasta.
MAO totesi, että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä eroaa olennaisesti asiassa esitetystä tunnetusta tekniikasta. Sen hyväksymiselle ei siis ole keksinnöllisyyden osalta estettä, joten MAO hylkäsi valituksen.
(SK)