Tapauksessa oli kyse Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) antamasta päätöksestä hylätä A:n patenttihakemus numero FI 20197081, josta A valitti markkinaoikeuteen. A oli 1.6.2019 hakenut patenttia keksinnölle nimeltä ”Lämpömoottori”. PRH oli 21.1.2020 antamassaan teknisessä välipäätöksessä todennut, ettei patenttihakemuksen patenttivaatimuksissa 1-10 ollut esitetty sellaista keksintöä, joka olisi teollisesti käytettävissä sekä patenttivaatimus 1 oli ollut epätäsmällinen. A oli välipäätökseen antamassaan vastauksessa toimittanut muutetut patenttivaatimukset 1-9 ja esittänyt, että muutetuissa patenttivaatimuksissa on korjattu PRH:n esittämät puutteet. PRH oli hylännyt patenttihakemuksen.
A vaati markkinaoikeutta kumoamaan PRH:n valituksenalaisen päätöksen ja palauttamaan asian PRH:n uudelleen käsiteltäväksi. A oli myös pyytänyt markkinaoikeutta keskeyttämään valituksen käsittelyn, kunnes patenttihakemuksessa esitetyn keksinnön fysikaalisia perusteita käsittelevä tieteellinen artikkeli on vertaisarvioitu.
A:n valitus perustui siihen, ettei PRH ollut esittänyt patenttihakemuksen hylkäämiselle sellaisia perusteita, joita ei oltu esitetty jo teknisessä välipäätöksessä. Tämä johti siihen, ettei A:lla ollut mahdollisuutta lausua kaikista niistä seikoista, joihin PRH:n hylkäävä päätös perustui, ennen päätöksen antamista. A:n mukaan PRH oli myös virheellisesti katsonut, ettei keksinnön selitys ole niin selvä, että alan ammattimies voisi sen perusteella käyttää keksintöä. A:n mukaan osa keksinnön piirteistä oli niin ilmeisiä, että ne oli jätetty mainitsematta patenttihakemuksessa. A:n mukaan PRH oli myös virheellisesti katsonut, ettei patenttivaatimuksessa oltu ilmaistu riittävän täsmällisesti haluttavan patentin suojan kohdetta. A:n mukaan PRH oli päätöksessään myös väittänyt virheellisesti, ettei vakiotilavuudessa oleva kaasu voi tehdä työtä.
PRH esitti lausunnossaan, ettei valituksessa ole esitetty sellaista, jonka perusteella valituksenalaista päätöstä tulisi muuttaa. PRH:n mukaan hakemuksen puutteet olivat sellaisia, ettei niitä useimmiten ole mahdollista korjata perusasiakirjaan perustuvilla vaatimusmuutoksilla. Molemmissa päätöksissä oli tuotu esille, ettei patenttihakemus sisältänyt sellaista aineistoa, josta olisi voitu muodostaa hyväksyttävissä oleva patenttivaatimus. PRH:n mukaan A:n tekemillä vaatimusmuutoksilla ei ollut merkitystä ja näin ollen aihetta uuden välipäätöksen antamiseen ei ollut. Patenttivaatimuksen 1 osalta PRH: lausui, että yleisesti hyväksyttyjen fysiikan lakien vastaisuus asetti tilanteessa tavanomaista tiukemmat vaatimuksen sille, miten keksintö on esitettävä patenttihakemuksessa.
Markkinaoikeuden mukaan asiassa oli ensisijaisesti kysymys siitä, olisiko PRH:n tullut antaa A:lle välipäätösvastauksen jälkeen uusi välipäätös patenttihakemuksen hylkäämisen sijasta. Toissijaisesti asiassa on kysymys oliko A:n välipäätösvastauksen yhteydessä toimitetuissa muutetuissa patenttivaatimuksissa 1-9 esitetty keksintö teollisesti käytettävissä ja oliko patenttivaatimuksissa 1-9 täsmällisesti ilmaistu suojattavaksi haluttu kohde.
Patenttilain 16 §:n mukaan, jos lausuman antamisen jälkeen katsotaan olevan este hakemuksen hyväksymiselle ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausuma esteestä, hakemus on hylättävä, mikäli ei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä. PRH:n mukaan A:n toimittamat muutokset korjasivat osan patenttivaatimuksia koskevista ongelmista, mutta niissä ei täsmällisesti ilmaistu mitä patentilla haluttiin suojata, eikä selitys ollut niin selvä, että alan ammattimies olisi voinut käyttää esitettyä keksintöä.
Markkinaoikeuden mukaan Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisukäytännössä teollisen käytön käsitettä on vakiintuneesti tulkittu laajasti, kuten esimerkiksi ratkaisuissa T 533/09 ja G 2/88. Markkinaoikeus totesi näiden perusteella, että on epätodennäköistä, että alkuperäisessä patenttihakemuksessa olisi esitetty mitään teollisesti käytettävissä olevaa keksintöä keksintöä. Markkinaoikeuden mukaan myöskin teollista käytettävyyttä vailla olevan keksinnön määritteleviä patenttivaatimuksia olisi mahdollista muuttaa hakemuskäsittelyn aikana niin, että muutetuissa patenttivaatimuksissa esitetty keksintö olisi teollisesti käytettävissä, vaikkakin alkuperäisissä patenttivaatimuksissa esitetty keksintö olisi tunnettujen fysiikan lakien vastainen (esim. T 510/90). Markkinaoikeuden mukaan PRH ei voinut esittää ensimmäisessä välipäätöksessä sellaisia perusteita, joilla se uutta välipäätöstä antamatta pystyi hylätä A:n patenttihakemuksen riippumatta siitä, millä tavalla hakija vastaa välipäätökseen.
Markkinaoikeus katsoi, että patenttivaatimusta 1 oli muutettu merkittävästi alkuperäiseen patenttivaatimukseen 1 verrattuna. Täten markkinaoikeus katsoi, ettei A:lla ollut mahdollisuutta ennen asian lopullista ratkaisemista antaa lausumaa niistä perusteista, joilla PRH hylkäsi patenttihakemuksen siinä muodossa, johon A oli sen muuttanut muutetuilla patenttivaatimuksilla. Näin ollen markkinaoikeus katsoi, ettei PRH:n olisi tullut hylätä A:n patenttihakemusta varaamatta A:lle tilaisuutta antaa patenttilain 16 §:n mukaisesti lausuma PRH:lle toimitettujen muutettujen patenttivaatimusten hyväksymisen esteistä. Markkinaoikeus kumosi PRH:n valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian lainkaan ratkaisematta PRH:n uudelleen käsiteltäväksi.
(MH)