Asiassa oli kyse siitä, aiheuttiko kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran saman luokan tavaroiden osalta aikaisemmin rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin. Valituksenlaisessa päätöksessä Patentti- ja rekisterihallitus (jäljempänä PRH) oli todennut, että Semper idem Underberg AG:n (jäljempänä vastaajan) kansainvälinen rekisteröinti numero 1498482 GRASOVKA BISONGRASS VODKA (jäljempänä vastaajan kansainvälinen rekisteröinti) ei aiheuttanut sekaannusvaaraa CEDC International Sp. z o.o (jäljempänä valittaja) aikaisemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin, joita oli yhteensä kuusi (jäljempänä valittajan tavaramerkit). Tapauksessa valittaja vaati markkinaoikeutta kumoamaan PRH:n 4.3.2021 antaman päätöksen ja palauttamaan asian PRH:lle vastaajan kansainvälisen rekisteröinnin hylkäämiseksi koskien Suomea.
Valittajan esitti, että sen tavaramerkit omaavat erittäin vahvan erottamiskyvyn. Neljä valittajan tavaramerkeistä olivat ulkoasutavaramerkkejä, joilta valittajan mukaan jo rekisteröintivaiheessa vaaditaan korkeampaa erottamiskyvyn astetta verrattuna muihin tavaramerkkityyppeihin. Tämä lisäksi valittajan mukaan sen tavaramerkit tunnetaan erittäin hyvin markkinoilla pitkäaikaisen sekä mittavan käytön seurauksena. Valittajan mukaan tapauksessa vastaajan kansainvälisen rekisteröinnin ulkoasu muodostui lähes pelkästään samoista elementeistä, jotka olivat valittajan tavaramerkeissä erottamiskykyisiä. Erottamiskykyinen kokonaisuus muodostui mm. koristeellisista yksityiskohdista, pullon muodosta ja pullossa olevasta etiketistä. Valittajan mukaan vastaaja oli elementtien samankaltaisuuden perusteella pyrkinyt tietoisesti hyödyntämään valittajan tavaramerkkien mainetta sekä tunnettuutta käyttäessään elementtejä samoille tavaroille tarkoitetussa kansainvälisessä rekisteröinnissä.
Vastaaja vaati valituksen hylkäämistä, sillä vastaajan kansainvälisen rekisteröinnin ja valittajan tavaramerkin välillä ei voitu katsoa olevan sekaannusvaaraa, vaikka merkit kattoivat samoja tavaroita. Vastaajan kansainvälinen rekisteröinti koostui pullon kuvasta sisältäen myös korkin ja etiketin, johon on kirjoitettu suuraakkosin sanaosa GRASOVKA sekä BISONGRASS VODKA.
Markkinaoikeus otti kantaa EU-tavaramerkkien ja kansainvälisen rekisteröinnin sekaannusvaaraan luokassa 33 olevien tavaroiden osalta. Tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja ja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten. Pykälän 3 momentin mukaan tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella EU-tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispäivä on aikaisempi tai muulla tavalla etuoikeutettu tai Suomeen tai Euroopan unioniin kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä, jonka rekisteröintipäivä tai laajentamispyynnön kirjaamispäivä on aiempi tai aiempi muu etuoikeus.
Markkinaoikeus toteaa ratkaisussa vertailtavien merkkien kattavan tavaroita samassa luokassa 33, joiden voidaan todeta olevan suunnattuja suurelle yleisölle. Merkityksellinen kohdeyleisö kysymyksessä olevien tavaroiden suhteen muodostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellista keskivertokuluttajista. Liittyen kyseisiin tavaroihin markkinaoikeus myös totesi, että väkevää alkoholijuomaa tarkoittava sana ”vodka” voidaan pitää kuvailevana kyseisille tavaroille.
Markkinaoikeus on ratkaisussa arvioinut merkkien samankaltaisuutta yksitellen jokaisen merkin osalta, ottaen huomioon jokaisessa esiintyvät elementit. Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa markkinaoikeus on kuitenkin todennut seuraavasti. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että sekaannusvara on olemassa silloin, kun yleisö saattaa luulla, että kyseiset tuotteet ovat alkuperäisesti samasta yrityksestä tai yrityksistä, jotka ovat taloudellisesti keskenään sidoksissa. Sekaannusvaaran arviointi tehdään kokonaisuutena, ottaen huomioon kaikki tekijät. Kokonaisarvioinnissa on huomioitava tavaramerkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisällön samankaltaisuus, jotka vaikuttavat kokonaisvaikutelmaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita tavaramerkin hallitseviin ja erottamiskykyisiin osiin.
Markkinaoikeus toteaa, että merkkien kattamat tavarat ovat samat. Tämän lisäksi tuomioistuin totesi valittajan jättäneen esittämättä, että sen tavaramerkit olisivat saavuttaneet korkeamman erottamiskyvyn asteen käytön perusteella. Tavaramerkkien erottamiskyky voidaan nähdä tavanomaisena kyseisille tavaroille. Markkinaoikeus katsoi vastaajan kansainvälisen rekisteröinnin ja valittajan tavaramerkkien ulkoasujen olevan erilaisia, heikosti samankaltaisia sekä jossain määrin samankaltaisia. Lausuntatavaltaan ne ovat erilaiset tai heikosti samankaltaiset. Kokonaisuutena arvioiden voidaan siis katsoa merkkien olevan siinä määrin erilaisia, että niiden välille ei aiheudu sekaannusvaaraa, vaikka ne kattavat samat tavarat. Näin ollen markkinaoikeus hylkäsi valituksen toeteamalla, että valittajan rekisteröinnin esteeksi esittämien tavaramerkkien ja vastaajan kansainvälisen rekisteröinnin välillä ei voida nähdä olevan sekaannusvaaraa.
(SU)