A, B ja C (valittaja) valittivat markkinaoikeuteen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 25.1.2021 tekemästä päätöksestä. Valittajat vaativat, että markkinaoikeus (MAO) kumoaa päätöksen siltä osin, kun Suomea koskeva kansainvälisen rekisteröinti oli hylätty luokan 9 tavaroiden osalta. Tältä osin valittaja vaati asian palauttamista PRH:lle kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiseksi. PRH oli päätöksessään todennut, että tapauksen kansallisen rekisteröinnin kohteena olevan tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisemmin luokassa 9 rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin DEEP PURPLE.
Valittajan mukaan päätöksessä oli virheellisesti katsottu, että kansainvälisen rekisteröinnin tavarmekin DEEP PURPLE:n luokassa 9 kattamat tavarat ”Compact discs; video compact discs; audio cassettes; video cassettes; dvds; digital music downloadable from the internet; digital music downloadable provided from mp3 internet websites” olisivat samankaltaisia kuin aiemman EU-tavaramerkin luokassa 9 kattamat tavarat. Valittajan mukaan tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa asiaa ei tulisi tulkita erilailla Suomessa kuin Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa on tulkittu. Valittaja vetoaa Euroopan yleisen tuomioistuimen tuomion T-344/16, Blackmore v EUIPO, jonka PRH:n olisi pitänyt ottaa huomioon valituksenalaisessa päätöksessä.
PRH on lausunut asiassa, että EU-tavaramerkin ja myöhemmän kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 9 tavaroita myydään keksivertokuluttajille samanlaisissa myyntipaikoissa. Tavaraluettelot sisältävät erittäin samanlaisia tavaroita ja kokonaisuusvertailussa voitiin nähdä, että tavarat ovat samankaltaisia. PRH mukaan aikaisempi oikeus ei ollut peruste myöhemmälle rekisteröinnille.
Markkinaoikeuden arvioitavaksi jäi aiheuttaako myöhempi kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran luokan 9 tavaroiden osalta aikaisemmin rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin. Asiassa oli arvioitava tavaroiden samankaltaisuus, kohderyhmä sekä sekaannusvaaran kokonaisarviointi.
Tavaroiden vertailussa MAO totesi, että arvioidessa tavaroiden samankaltaisuutta tulee huomioon ottaa kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät tekijät, kuten; tavaroiden käyttötarkoitus, luonne, käyttötapa sekä kilpailevatko tuotteet tai täydentävätkö ne toisiaan. Arvioinnissa huomioon tulee myös ottaa jakelukanavat, kohdeyleisö sekä tavanomainen alkuperä. Kun aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat sisältyvät myös myöhemmän merkin nimikkeeseen tai myöhemmän merkin kattamat tavarat kuuluvut myös aikaisemman merkin tavaranimikkeeseen, tavaroita voidaan pitää samoina.
MAO totesi tapauksessa, että tavaramerkkinimikkeisiin kuuluvissa tavaroissa, luokan 9 sisällä oli eroja. Arvion mukaan audio- ja videokasetteja voitiin pitää erilaisina aikaisemman EU-tavaramerkin kattamiin tavaroihin nähden, koska näitä ei käytetty tietokoneiden yhteydessä, eikä niiden voitu nähdä korvaavan tai täydentävän luokkaan 9 kuuluvia tallennusmuotoja. Muita luokkaan 9 kuuluvia tavaroita on pidettävä samankaltaisina, sillä tavaroiden voidaan nähdä täydentävän toisiaan.
MAO totesi kohdeyleisön arvioinnissa, että luokassa 9 olevien tavaroiden olevan suunnattu suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.
Tapauksen kokonaisarvioinnissa MAO ensinnäkin katsoi, että PRH:lla on ollut velvollisuus tukia asia Suomen lainsäädännön perusteella. Sekaannusvaaran kokonaisuusteen MAO totesi merkkien kattamilla tavaroilla olevan sama kohdeyleisö ja, että osalle tavaroista voidaan katsoa aiheutuvan sekaannusvaara merkkien välille. Poikkeuksena tähän kuitenkin ovat tavaramerkin alle luokitetut audio- ja videokasetit, joiden ei nähdä aiheuttavan sekaannusvaaraa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin. Näin olen MAO totesi, että kansainvälisen rekisteröinnin esteenä oli osa luokan 9 kattamasta tavaroista, koska näiden voitiin nähdä olevan samankaltaisia kuin rekisteröinnin esteenä olevan aikaisemman EU-tavaramerkin kattamat tavarat. Näiden tavaroiden osalta merkkien välillä on tavaramerkkilain 13 § mukainen sekaannusvaara, jonka osalta valitus on hylättävä. Muilta osin, eli audio- ja videokasettien osalta, ei katsottu olevan sekaannusvaaraa.
MAO on todennut ratkaisu huomioon ottaen, että valittaja joutuvat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluista. MAO:n tuomio ei tältä osin ollut yksimielinen, vain eri mieltä oleva jäsen on lausunut, että Patentti- ja rekisterihallitus olisi pitänyt velvoittaa korvaamaan valittajan vaatimat määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.
(SU)