Tapauksessa oli kyse ”GLAUCOMAFEST” tavaramerkin erottamiskyvystä luokan 41 palveluille, tarkemmin opetuksen tarjoamiseen liittyviin palveluihin.
Patentti- ja rekisterihallitus (jäljempänä PRH) oli tapauksessa katsonut, että haettu merkki GLAUCOMAFEST ei ollut erottamiskykyinen luokan 41 palveluille, koska merkin voitiin katsoa mieltyvän ainoastaan haettuja palveluita kuvailevaksi ilmaisuksi ja näin ollen ei ollut mahdollista yksilöidä palveluiden kaupallista alkuperää. Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (jäljempänä valittaja) esitti tapauksessa, että PRH oli virheellisesti todennut merkin olevan erottamiskyvytön. Valittajan mukaan haettu merkki oli tavallisuudesta poikkeava, mielikuvituksellinen ja omaperäinen. Tämän lisäksi valittaja esitti, että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä EUIPO) oli katsonut EU-tavaramerkin GLAUCOMAFEST olevan erottamiskykyinen, eikä PRH:n tulisi näin ollen tapauksessa poiketa esitetystä käytännöstä.
Markkinaoikeus totesi tapauksessa, että kuvailevaa merkkiä ei voida pitää erottamiskykyisenä tavaramerkkilain 11 § todetuin tavoin. Pykälän mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan palvelut toisen palveluista. Merkkiä ei voida pitää erottamiskykyisenä, jos se kuvailee palvelua tai palveluja, voidaan katsoa olevan yleisesti käytetty nimitys palvelusta tai muulla tavalla ei tee mahdolliseksi erottaa tavaramerkin palveluita toisen palveluista. Tavaramerkkilain 12 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan tavaramerkiksi ei voida rekisteröidä merkkiä, joka ei ole 11 §:n 1 mom. 1 kohdan ja 2 mom. mukaisesti erottamiskykyinen.
Kyseessä oleva tavaramerkki katsottiin olevan suunnattu suurelle yleisölle, koostuen tavanomaisen valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Toisaalta katsottiin myös, että palvelua tarjottiin asiantuntijoille, joiden tarkkaivaisuusaste voitiin nähdä korkeampana.
Tapauksen arvioinnissa tuomioistuin otti huomioon asiaan liittyvän oikeuskäytännön, jossa on katsottu, että tavaramerkki voidaan pitää kuvailevana, jos merkin ja palveluiden välillä on riittävän konkreettinen ja suora yhteys. Kohdeyleisön on pystyttävä heti merkin nähtyään ja asiaa tarkemmin pohtimatta hahmottamaan merkin kuvailemat palvelut. Tavaramerkkilain 11 §:n esitöissä (HE 201/2018 vp) on esitetty, että erityisesti sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana silloin, kun ainakin yksi sanan mahdollisista merkityksistä ilmaisee asianomaisten palveluiden omaisuuden.
Tavaramerkki, jolle oli haettu rekisteröintiä, oli sana ”glaucomafest”, jonka voidaan nähdä muodostuvan sanoista ”glaucoma” ja ”fest”. Englanninkielinen sana ”glaucoma” tarkoittaa suomeksi silmänpainetautia. Markkinaoikeus on todennut, että merkin toinen sana ymmärretään myös ensisijaisesti englanninkielisenä ensimmäisen ollessa englanninkielinen. Sana ”fest” voidaan suomeksi ymmärtää tarkoittavan juhlia, festivaaleja tai bileitä. Markkinaoikeus totesi, että asiantuntijoista koostuva kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän tavaramerkin ”glaucomafest”-sanan yhteydessä olevien palveluiden viittaavan silmäpainetautiin liittyvään tapahtumaan. Asiantuntijoista koostuvan osan kohdeyleisöstä voidaan nähdä ymmärtävän, että kyseessä oleva merkki ilmaisee palveluiden lajin sekä käyttötarkoituksen. Näin ollen rekisteröinnin esteenä katsottiin olevan tavaramerkkilain 11 § mukainen kuvaileva merkki. Asiassa ei ollut tarpeen arvioida miten muu kohdeyleisö kuin asiantuntijat olisi ymmärtänyt kyseisen merkin. Markkinaoikeus totesi myös, että valittajan esittämällä EUIPO:n liittyvällä seikalla ei ollut merkitystä tapauksessa. Se, että EUIPO on todennut EU-tavaramerkin ”GLAUCOMAFEST” olevan erottamiskykyinen ei ole merkitystä kyseisessä tapauksessa, sillä merkin erottamiskyvyn kokonaisuusarviointi on tehtävä erikseen kussakin yksittäistapauksessa.
Markkinaoikeus hylkäsi valituksen ja totesi tapauksessa, että haettu merkki ei ollut erottamiskykyinen kyseessä olevassa tavaramerkkiluokassa.
(SU)